Добились регистрации нескольких товарных знаков для компании «Строймет», несмотря на отказы Роспатента

Компания «Строймет» специализируется на производстве черепицы, а также на торговле строительными материалами и изделиями.

В 2021 году руководитель компании обратился к нам по вопросу регистрации нескольких товарных знаков, чтобы получить на свои обозначения исключительное право и обезопасить свою деятельность от конкурентов.

Изначально у компании было название «Стальной нубук». Мы провели предварительную проверку обозначения, чтобы выяснить, нет ли уже таких же или слишком похожих товарных знаков, которые могут помешать регистрации. Тождественных товарных знаков мы не нашли, но обнаружили серию товарных знаков правообладателя ПАО «Северсталь»: «Стальной шёлк», «Стальной кашемир», «Стальной бархат» в интересующих нас видах деятельности. Экспертиза Роспатента могла признать данные обозначения сходными до степени смешения и в регистрации отказать.

Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках с учетом найденных нами обозначений. Также мы отметили тот факт, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Если эксперт видит что-то, хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак.

Доверитель рассказал нам, что за время использования название «Стальной нубук» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания на данном этапе не была готова к ребрендингу. Директор попросил нас попробовать добиться регистрации обозначения в исходном виде, без доработок и замены названия. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы доказать различие между обозначениями и получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда компания выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. Нашего доверителя такой вариант устроил, мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.

Спустя несколько месяцев от Роспатента мы получили предварительный отказ. В нем эксперт указал, обозначение «Стальной нубук» сходно до степени смешения с товарными знаками ПАО «Северсталь», которые мы обнаружили во время предварительной проверки.

Мы с таким отказом согласны не были. В обозначении «Стальной нубук» нашего доверителя и всех противопоставленных ему товарных знаках присутствовал словесный элемент «Стальной», который в силу частоты использования являлся слабым. Таким образом, фонетическое и смысловое совпадение сравниваемых обозначений в части данного элемента не могли иметь существенного значения при анализе сходства.

Также мы сделали упор на то, что обозначения отличались графически за счет использования различных шрифтов, несходных между собой, обозначения были выполнены в различных цветовых сочетаниях, отличались по симметрии и изобразительным элементам. Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Соответственно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент с нами не согласился и вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по одному из запасных вариантов: пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента, либо придумать новое название и провести его регистрацию. Наш доверитель выбрал второй вариант.

Мы помогли придумать и провели проверку несколько вариантов новых обозначений, которые отвечали необходимым маркетинговым и юридическим требованиям. В итоге руководитель компании остановился на названии «Ультранубук», и мы подали его на регистрацию.

В этот раз процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы добились положительного решения, и товарный знак «Ультранубук» был успешно зарегистрирован.