Мы начали с проверки названия «ByFashion» по Реестрам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок. Как и ожидалось, в Реестрах Роспатента был не один десяток зарегистрированных товарных знаков со словом «Fashion» на разные товары и услуги. Также мы нашли обозначения, отличающиеся от названия нашего доверителя на одну-две буквы. С большой долей вероятности Роспатент мог признать их сходными до степени смешения и в регистрации отказать. Конечно, буквы «By» различие давали, но не такое выраженное, как, например, полноценный словесный элемент.
Мы рассказали доверителю о возможных рисках регистрации с учетом найденных похожих обозначений. Предприниматель рассказал нам, что на данном этапе не готов к ребрендингу, поскольку название «ByFashion» было известно среди клиентов и контрагентов.
Чтобы минимизировать риски отказа, в заявке мы предложили указать название слитно и одним шрифтом: «BYFASHION». Это нужно было для того, чтобы нам не отказали в регистрации со ссылкой на сходные обозначения «Fashion». Такое представление обозначения давало нам возможность в ходе экспертизы отстаивать позицию о фантазийности названия. Объединение двух слов в одно — это далеко не универсальный ход и в ходе проверок мы видели много заявок, по которым Роспатент выносил отказы. Но именно в этом случае такой ход мог спасти регистрацию — мы знали это, потому что ориентировались на свежую практику Суда по интеллектуальным правам.
Несмотря на то, что в Реестрах уже были зарегистрированы сходные знаки, нам удалось добиться положительного решения за счет предварительной проверки и грамотной точечной доработке обозначения. По итогам делопроизводства товарный знак «BYFASHION» был успешно зарегистрирован.