Перед тем, как отправить заявку на регистрацию в Роспатент, мы провели экспертную проверку обозначения. У нашего доверителя было комбинированное обозначение: словесный элемент «Галеон» и логотип. Мы изучили перспективы регистрации обозначения в качестве товарного знака, чтобы сориентировать Анастасию по перспективам регистрации и по возможным рискам.
Проверка показала, что препятствие для регистрации обозначения «Галеон» представлял товарный знак стороннего правообладателя со словесным элементом «Галеон», который был зарегистрирован для нужного нам 6 класса МКТУ (данный класс включает в себя необработанные и частично обработанные обычные металлы и руды, и некоторые изделия из них). Экспертиза Роспатента могла признать обозначения сходными до степени смешения по звуковому и смысловому признакам и отказать в регистрации.
Вместе с тем, товары, для которых была получена регистрация товарного знака стороннего правообладателя, не были однородными тем, для которых была необходима регистрация именно нам. На этом основании, даже если бы Роспатент прислал нам предварительный отказ, мы смогли бы доказать различия между обозначениями за счет ссылки на отсутствие угрозы смешения данных обозначений перед потребителем. Чтобы повысить шансы успешной регистрации, мы предложили убрать из перечня товаров 6 класса МКТУ такие товары, как «металлические двери» — основной для сторонней компании.
Также при проверке мы обнаружили товарный знак «Галион», зарегистрированный в отношении товаров 18 класса МКТУ (изделия из кожи). Данный правообладатель в основном производил бумажники и изделия для документов, в то время как наш доверителя планировал осуществлять выпуск сумок и кейсов из кожи. Бумажники и сумки не являются однородными товарами, так как не являются одинаковыми во всех частях: относятся к разным видам товаров, имеют различные цели применения, не являются для потребителей комплементарными или конкурирующими.
Следовательно, за счет нужного нам перечня товаров и услуг и квалифицированного ответа на предварительный отказ Роспатента мы могли добиться положительного решения по заявке нашего доверителя.
Мы рассказали Анастасии о результатах проверки и согласовали порядок действий. После чего заполнили заявительные документы и отправили в Роспатент.
Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором, как мы и предполагали, нам противопоставили сходные обозначения. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию и смогли мотивировать перед Роспатентом отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными регистрациями. Роспатент приведенные нами доводы принял. В результате товарный знак «Галеон» был успешно зарегистрирован.
