Изначально компания для индивидуализации своей деятельности планировала зарегистрировать название «Firstly». Перед тем, как подать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку по Реестрам Роспатента. Как и ожидалось, в Реестрах был не один десяток сходных товарных знаков со словом «Firstly» на разные товары и услуги. Была высокая вероятность того, что Роспатент мог нам эти обозначения в ходе экспертизы противопоставить и прислать предварительный отказ.
Тогда мы вместе с доверителем решили доработать название — добавить какое-то слово так, чтобы новое название отличалось от уже зарегистрированных, но при этом содержало слово «Firstly». Мы придумали несколько десятков названий, проверили каждое из них про Реестрам Роспатента и по итогам работы презентовали отчет с новыми обозначениями, каждое из которых удовлетворяло маркетинговым и личным предпочтениям компании. Наш доверитель решил не уходить далеко от исходного названия и остановился на обозначении «Firstly You».
Конечно, местоимения вроде «You» обладают низкой различительной способностью и редко способны что-то изменить в оценке сходства обозначений, но в этом случае добавление местоимения создавало новую семантику словосочетания. Помимо доводов об отсутствии сходства мы нашли и ряд других аргументов в пользу регистрации: отсутствие тождества, использование части названия, неоднородность товаров и услуг и ряд.
Мы заранее проговорили с руководителем порядок работы на случай предварительного отказа, согласовали перечни МКТУ и отправили заявку в Роспатент. Регистрация прошла без отказа со стороны экспертизы: это стало возможным благодаря тому, что мы на старте доработали название и корректно заполнили всю заявительную документацию.
По итогам делопроизводства товарный знак «Firstly You» был успешно зарегистрирован.