Мы добились регистрации нескольких товарных знаков для компании «Строймет», несмотря на отказы Роспатента

Компания «Строймет» специализируется на производстве черепицы, а также на торговле строительными материалами и изделиями.

В 2021 году руководитель компании обратился к нам по вопросу регистрации нескольких товарных знаков, чтобы получить на свои обозначения исключительное право и обезопасить свою деятельность от конкурентов.

Наш доверитель хотел зарегистрировать в качестве товарного знака название «Стальная кожа». Мы провели предварительную проверку обозначения, чтобы оценить возможные риски. Тождественных товарных знаков мы не нашли, но обнаружили серию товарных знаков правообладателя ПАО «Северсталь»: «Стальной шёлк», «Стальной кашемир», «Стальной бархат» в интересующих нас видах деятельности. Экспертиза Роспатента могла признать данные обозначения сходными до степени смешения и в регистрации отказать.

Мы рассказали руководителю компании о перспективах регистрации и возможных рисках с учетом найденных нами обозначений. При этом мы отметили, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Если эксперт видит что-то, хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак.

Доверитель рассказал нам, что за время использования название «Стальная кожа» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания на данном этапе не была готова к ребрендингу. Директор попросил нас попробовать добиться регистрации обозначения в исходном виде, без доработок и замены названия. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы доказать различие между обозначениями и получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда компания выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. Нашего доверителя такой вариант устроил, мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.

Через несколько месяцев мы получили предварительный отказ от Роспатента. В нем эксперт указал, обозначение «Стальная кожа» сходно до степени смешения с товарными знаками ПАО «Северсталь», которые мы обнаружили во время предварительной проверки.

Мы с таким отказом согласны не были. Мы сделали упор на то, что обозначения создавали различное общее впечатление, а входящие состав обозначений словесные элементы существенно отличались фонетически и имели смысловые отличия. Название «Стальная кожа» передавало фантазийные образы: «крепкий наружный покров», «крепкая шкура животного, оболочка плода». Оно ассоциировалось с крепкой внешней оболочкой, передавая ощущение защищенности.

Также мы отметили, что обозначения отличались графически за счет использования различных шрифтов, несходных между собой, обозначения были выполнены в различных цветовых сочетаниях, отличались по симметрии и изобразительным элементам. Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Соответственно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент с нами не согласился и вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по одному из запасных вариантов: пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента, либо придумать новое название и провести его регистрацию. Наш доверитель выбрал второй вариант.

Мы помогли придумать и провели проверку несколько вариантов новых обозначений, которые отвечали необходимым маркетинговым и юридическим требованиям. В итоге руководитель компании остановился на названии «Ультракожа», и мы подали его на регистрацию.

В этот раз процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы добились положительного решения, и товарный знак «Ультракожа» был успешно зарегистрирован.