Мы добились регистрации товарного знака «FAINAIL» для салона красоты

Предприниматель Диана Али Хасан под брендом «Nailand» открыла салон красоты в Москве.

Чтобы в последующем использовать название «Nailand» и размещать его на вывеске, нужно было зарегистрировать товарный знак. Дело в том, что согласно ч.1 ст.3 ФЗ «О рекламе» на вывеске можно использовать только русский язык. Использовать слова и буквы на иностранном языке при изготовлении вывесок, в общем случае, нельзя. Однако, ч.3 ст.3 в этом же законе поясняет, что данные положения «не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания». Таким образом, чтобы успешно согласовать вывеску и сохранить за собой оригинальное название с использованием иностранного алфавита, необходимо заранее зарегистрировать товарный знак и представить в согласующие органы свидетельство о его регистрации.

Диана обратилась к нам для решения своей задачи.

Мы провели предварительную проверку названия «Nailand» по Реестрам Роспатента, чтобы понимать, насколько обозначение к регистрации пригодно. Оказалось, что такое название уже занято сторонней компанией для интересующих нас видов деятельности.

Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике, и обычно здесь есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать обозначение на регистрацию в том виде, в каком он есть, и постараться добиться положительного решения за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака.

Мы обсудили перспективы каждого варианта с нашим доверителем и решили, что сначала попробуем зарегистрировать обозначение «Nailand» в той ситуации, которая есть, и только если это совсем не получится, тогда рассмотрим вариант доработки названия.

Как и ожидалось, спустя несколько месяцев после подачи заявки мы получили предварительный отказ. Мы предложили Диане пойти по одному из запасных вариантов: запросить письмо согласия, подготовить аргументированный ответ на предварительный отказ или же подать на регистрацию заявку с доработанным обозначением. Стоит отметить, что при выборе первого варианта итоговое решение о предоставлении писем-согласий всегда остается на усмотрение правообладателя и может быть осложнено его просьбой выплатить вознаграждение за разрешение использовать сходное обозначение. В каждом конкретном случае размер такого вознаграждения согласовывается сторонами в процессе переговоров.

Диана, посовещавшись с нами, выбрала второй вариант и решила название доработать. Новое обозначение звучало как «FAINAIL». Мы не исключали вероятность того, что при регистрации товарного знака «FAINAIL» эксперт Роспатента мог посчитать элемент «NAIL» указательным для салона, оказывающего услуги ногтевого сервиса. Вместе с тем, общее правило, применяемое при экспертизе обозначений, состоит в том, что при их оценке принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. Слово «NAIL» используется не как указание на определенные товары или услуги, оказываемые правообладателем, а как непосредственная часть единого фантазийного словесного элемента «FAINAIL». Даже если бы Роспатент прислал нам предварительный отказ, мы смогли бы добиться положительного решения за счет имеющихся у нас доводов.

Мы проговорили порядок работы и отправили материалы в Роспатент. В результате проведенной нами работы мы добились положительного решения, и товарный знак «FAINAIL» был успешно зарегистрирован.