Мы ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «BadBunny»

Компания «Монте» реализует косметику, аксессуары и тематические костюмы для взрослых под брендом «BadBunny».

Регистрация товарного знака нужна была компании, чтобы защитить свою деятельность от конкурентов и получить на название исключительное право. Директор обратился к нам и рассказал про свою задачу более подробно.

Мы провели проверку названия «BadBunny» на тождество с уже зарегистрированными товарными знаками и поданными заявками, а также на сходство до степени смешения. Это нужно для того, чтобы оценить возможные риски, с которыми мы можем столкнуться при регистрации товарного знака, и понять, как их минимизировать, чтобы решить задачу нашего доверителя.

Проверка показала, что точно таких же названий нет, но есть несколько обозначений и со словом «Bad», и со словом «Bunny». Они не сильно препятствовали регистрации товарного знака компании, однако мы наперед разработали запасной план. Если бы нам пришел предварительный отказ от Роспатента, мы смогли бы доказать различительную способность названия «BadBunny» за счет отсутствия полного тождества, использования части названия, неоднородности товаров и услуг с существующими знаками, и ряда других аргументов. Мы рассказали обо всех нюансах нашему доверителю, согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент.

Несколько месяцев спустя нам пришло уведомление о результатах проверки соответствия, иными словами предварительный отказ. В предварительном отказе эксперт написал, что обозначение нашего доверителя «BadBunny» воспроизводит псевдоним популярного пуэрториканского певца Бенито Антонио Мартинеса Окасио.

Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. В нашем случае нужно было указать эксперту на максимальное число отличий между обозначениями. Мы отметили, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят обозначение на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов.

Кроме того, экспертиза не привела каких-то статистических данных или иной информации доказывающей, что среднестатистический потребитель в России должен знать певца Бенито Антонио Мартинес Окасио. Стоит отметить, что речь идет именно о среднестатистическом потребителе, а не о человеке, который является фанатом пуэрто-риканской музыки.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. В итоге экспертиза приняла наши доводы и товарный знак «BadBunny» был успешно зарегистрирован.