Чтобы понять, насколько обозначение пригодно к регистрации и есть ли какие-нибудь риски, нужно проверить название по Реестрам Роспатента. Учитывать следует не только зарегистрированные товарные знаки, но и поданные заявки.
Проверка показала, что в Реестрах было несколько похожих товарных знаков, зарегистрированных для различного перечня товаров и услуг. Также мы нашли сторонний товарный знак, зарегистрированный для части нужного нам 35 класса МКТУ. С некоторой долей вероятности экспертиза Роспатента могла признать обозначение нашего доверителя сходным до степени смешения с найденным нами товарным знаком по звуковому (фонетическому) признаку и прислать предварительный отказ.
Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки и возможных рисках. Оказалось, что предприниматель менять название «FACTOR» не был готов. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента, сделав упор на разнородность услуг 35 класса МКТУ. Дело в том, что при установлении однородности услуг должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: вид товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей и так далее. Нужный нам 35 класс МКТУ не ограничивался только лишь услугами в области бизнеса. Данный класс включал в себя также услуги торговли товарами.
Доверитель наш план одобрил, мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент. Несколько месяцев спустя, как мы и предполагали, нам пришел предварительный отказ. В нем нам противопоставили товарный знак стороннего правообладателя. Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. В нашем случае нужно было указать эксперту на максимальное число отличий между обозначениями.
Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. В итоге экспертиза приняла наши доводы, и по итогам делопроизводства товарный знак «FACTOR» был успешно зарегистрирован.