Мы ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «PESKOFF»

Компания «Пескофф» специализируется на добыче камня, песка и глины, а также на производстве и реализации различной мебели.

Чтобы продолжать свою деятельность под обозначением «PESKOFF», а также защитить свой бизнес от конкурентов, руководитель компании обратился к нам за регистрацией товарного знака.

У нашего доверителя было комбинированное обозначение: словесный элемент в составе логотипа. Первым делом мы провели проверку обозначения «PESKOFF» на тождество с уже зарегистрированными товарными знаками и поданными заявками, а также на сходство до степени смешения. Это нужно для того, чтобы оценить возможные риски, с которыми мы можем столкнуться при регистрации товарного знака, и понять, как их минимизировать.

Проверка показала, что в Реестрах Роспатента уже есть зарегистрированный товарный знак со словесным элементом «PESKOFF», который эксперт с некоторой долей вероятности мог признать сходными до степени смешения с названием нашего доверителя по звуковому признаку и прислать предварительный отказ. Вместе с тем, экспертиза сравнивает обозначение с другими товарными знаками на предмет наличия сходства до степени смешения не только по звуковому признаку, но еще по графическому и смысловому. Также учитываются виды деятельности, в рамках которых работает компания.

Мы рассказали доверителю о результатах проверке и выявленных нами рисках, согласовали порядок работ и отправили заявку в Роспатент. Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором эксперт указал, что обозначение нашего доверителя «PESKOFF» сходно до степени смешения со сторонним товарным знаком, включающим в себя элемент «PESKOFF ORIGINAL PET DESPENSER PAK» и зарегистрированным в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Мы с таким отказом согласны не были. Для того, чтобы установить однородность товаров, необходимо принимать во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, круг потребителей и многое другое. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа признаков в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован лишь для части товаров, которые находились в 20 классе МКТУ: в сфере, связанной с производством емкостей для хранения и транспортировки жидкостей. Следовательно, для всех остальных товаров 20 класса МКТУ противопоставленный товарный знак не мог препятствовать регистрации обозначения нашего доверителя.

Помимо доводов о разнородности мы сделали упор на том, что обозначения имели различное произношения, а также визуально отличались друг от друга в силу использования разного вида шрифтов, разного алфавита, и производили разное впечатление.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и комбинированный товарный знак «PESKOFF» был успешно зарегистрирован.