Наше главное опасение было связано с тем, что при регистрации товарного знака «NAIL RADOSTY» эксперт Роспатента мог посчитать слово «NAIL» указательным для салона, оказывающего услуги ногтевого сервиса. Считается, что подобные элементы не обладают различительной способностью. В таком случае элемент «NAIL» вынесли бы из-под правовой охраны, что нашего доверителя не устраивало.
Вместе с тем, общее правило, применяемое при экспертизе обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при их оценке принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. Слово «NAIL» используется не как указание на определенные товары или услуги, оказываемые правообладателем, а как непосредственная часть единого фантазийного словесного элемента.
Мы рассказали нашему доверителю, как будем действовать в случае предварительного отказа, согласовали материалы заявки и отправили в Роспатент.
Как и следовало ожидать, эксперты Роспатента спустя несколько месяцев прислали нам предварительный отказ, в котором указали, что словесный элемент «nail» является неохраняемым для части заявленных товаров и услуг. Да, безусловно, слово «NAIL» в переводе с английского означает «ноготь», «ногтевой». Очевидно, что словосочетание «NAIL RADOSTY» в силу своего семантического значения вызывают ассоциативное представление об определенных услугах в сфере ухода за ногтями.
Но дело в том, что нами в заявке был указан достаточно широкий перечень товаров и услуг. Там, где мы пересекались с другими зарегистрированными знаками по роду деятельности, мы исключили все недопустимые формулировки, а для в отношении нужных нам товаров и услуг подобрали основания, чтобы доказать отсутствие сходства самих обозначений.
По итогам переписки нам получилось доказать различительную способность обозначения, и товарный знак «NAIL RADOSTY» был успешно зарегистрирован. При этом все словесные элементы обозначения получили правовую охрану, что полностью решало задачу нашего доверителя.