Мы ответили на предварительный отказ Роспатента и добились регистрации товарного знака «Unirubber»

Индивидуальный предприниматель Игорь Янченко и его команда занимаются производством уплотнений, манжет, сальников, а также выпускают все для гидравлики и пневматики.

В 2019 году мы уже работали с Игорем и успешно зарегистрировали для его компании товарный знак «UNISEL». Позднее мы добились регистрации еще ряда товарных знаков. Когда потребовалось получить исключительное право на новое обозначение «Unirubber», предприниматель снова обратился к нам.

Предварительная проверка показала, что название «Unirubber» к регистрации в целом пригодно: тождественных названий в Реестрах мы не нашли. Да, в Реестрах уже было несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, сходных с обозначением нашего доверителя, однако на наш взгляд сходство не было очевидным. Даже если бы на этапе экспертизы Роспатент прислал нам предварительный отказ, мы смогли бы добиться положительного решения за счет квалифицированного аргументированного ответа.

Мы рассказали о результатах проверки руководителю, согласовали перечень товаров и услуг, исходя из деятельности компании и учета перспектив ее развития, и отправили заявку в Роспатент.

Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт написал, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «rubber» (c английского языка «резина», «каучук»), а следовательно, и обозначение в целом, способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств части заявленных товаров и услуг, которые не относятся к резине. Кроме того, обозначение «Unirubber» воспроизводило название зарубежной компании по производству резиновой крошки «Unirubber Sp. z o.o», в связи с чем регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица оказывающего услуги.

Мы с таким отказом согласны не были. Обозначение «Unirubber» было фантазийным, не содержало элементов, указывающих на вид или свойства заявленных товаров и услуг. При проведении экспертизы заявленного обозначения, в частности словесного элемента «RUBBER» не было учтено, что слово «rubber» согласно открытым словарным источникам имеет множество значений: «грубая материя», «ластик», «галоши» и другие. Таким образом, слово «RUBBER» могло принимать различные значения, соответствующее значение может выбираться потребителем. Исходя из конкретного контекста, значение «резина, каучук» для слова «RUBBER» не было единственным и/или наиболее распространенным. В сочетании со словесным элементом «Uni», не имеющим конкретных значений, при слитном написании, обозначение в целом не воспринималось как указание на вид или свойство товаров или услуг, то есть было фантазийным в отношении заявленного к регистрации перечня товаров и услуг.

Также мы отметили, что обозначение не было способно ввести в заблуждение относительно производителя товаров или лица оказывающего услуги. Сайт компании, на который нам сослались, не был интернет-магазином, и возможность приобретения каких-либо товаров или услуг через сайт компании отсутствовал. Информации о фактической продаже товаров в России также не было. Документов, отражающих восприятие потребителями заявленного обозначения как средства индивидуализации иностранной компании «Unirubber Sp. z o.o», с привязкой к ее репутации, в отношении заявленного перечня товаров и услуг, материалы заявки не содержали.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «Unirubber» был успешно зарегистрирован.