Перед подачей заявки нашего доверителя мы провели проверку обозначения «Аист-Контроль» по Реестрам Роспатента на предмет тождества с уже зарегистрированными знаками и поданными заявками.
Как мы и предполагали, в Реестрах Роспатента уже был не один десяток товарных знаков со словом «Аист», на которые с большой долей вероятности могли указать эксперты Роспатента и в регистрации отказать.
Вместе с тем, общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.
Мы рассказали руководителю компании о результатах проверки и, обсудив возможные риски, решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Перечень услуг у сходных товарных знаков и нашего доверителя хоть и относился к одному классу МКТУ, но имел также ряд существенных различий. Помимо доводов о разнородности товаров мы нашли и ряд других аргументов в пользу регистрации. Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию.
Спустя несколько месяцев после подачи заявки нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, эксперты Роспатента сослались на сходный товарный знак. Мы с таким отказом согласны не были и подготовили обстоятельный ответ. В нем мы исключили из перечня товаров и услуг все недопустимые формулировки, являющиеся по мнению экспертизы однородными товарам нашего доверителя и описали отличия нашего обозначения от уже зарегистрированных с опорой на методические рекомендации Роспатента, релевантную судебную практику и действующее законодательство.
Эксперт наш ответ принял. По итогам делопроизводства товарный знак «Аист-Контроль» был успешно зарегистрирован для ключевого перечня товаров нашего доверителя.