Мы заранее сориентировали нашего доверителя, что слово «шина» будет неохраняемым элементом на основании п.1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку указывает на вид части заявленных товаров 12 класса МКТУ. Соответственно, проверка будет проводиться по буквам «OTR». Проверка показала, что в Реестрах Роспатента уже есть товарные знаки с данным элементом. Роспатент мог признать их сходными до степени смешения, противопоставить обозначению нашего доверителя и прислать предварительный отказ.
Мы рассказали руководителю компании о результатах проверки и поинтересовались, есть ли у компании возможность свое обозначение доработать. Оказалось, что за годы использования название приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания не была готова менять название. Тогда мы, обсудив возможные риски, решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Также стоит отметить, что для индивидуализации своей деятельности компания использовала логотип и определенный стиль, тем самым выделяя обозначение среди других. При оценке сходства должно учитываться общее восприятие, которое формируется у потребителей, в совокупности со всеми элементами.
Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию. Спустя несколько месяцев после подачи заявки нам пришел предварительны отказ, в котором, как мы и предполагали, эксперт Роспатента указал нам сходные товарные знаки.
Мы с таким отказом согласны не были. Противопоставленные обозначения отличались графически, так как были выполнены разным цветом, содержали отличающуюся графическую часть, слова были написаны разным алфавитом и шрифтом. Обозначении нашего доверителя «OTR» воспринималось как фантазийное слово, а в совокупности со словом «ШИНА» образовывало фантазийное словосочетание, что повышало запоминаемость и степень его отличия от противопоставленных товарных знаков.
Еще одним из противопоставленных товарных знаков было обозначение «OTR», принадлежавшее автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России». Но дело в том, что деятельность федерального телевизионного канала и компании, занимающейся продажей шин, находятся в совершенно разных экономических областях. Сложно представить, что потребитель может предположить, что услуги телевещания и магазин шин для транспортных средств принадлежат одной и той же компании.
Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. При этом, чтобы указанное в заявке слово «шина» в отношении некоторых товаров и услуг не вводила потребителей в заблуждение, мы скорректировали перечень МКТУ, согласовав его с доверителем.
По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и комбинированный товарный знак «OTR ШИНА» был успешно зарегистрирован для ключевого перечня товаров и услуг компании с дискламацией словесного элемента «шина».
