Мы преодолели предварительный отказ и зарегистрировали товарный знак «Bon Bon Nail»

«Bon Bon Nail» — это магазин профессиональных материалов для маникюра, наращивания ресниц и депиляции в Курске.

Чтобы получить исключительное право на название «Bon Bon Nail» и продолжать беспрепятственно вести деятельность, в том числе и в интернете, компании нужно было зарегистрировать товарный знак. С этой задачей предприниматель Владимир Толмачев обратился к нам.

Перед началом работы мы провели предварительную проверку обозначения «Bon Bon Nail», чтобы оценить возможные риски. Проверка показала, что в Реестрах уже есть зарегистрированный товарный знак на имя зарубежного правообладателя, который эксперты Роспатента могли противопоставить обозначению нашего доверителя и в регистрации отказать.

Мы изучили найденный нами зарубежный товарный знак более подробно: международная регистрация была аннулирована в отношении нужного нам класса МКТУ по заявлению владельца международной регистрации. Таким образом, знак не действовал в Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ и не мог препятствовать регистрации обозначения нашего доверителя в качестве товарного знака.

Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках регистрации с учетом найденного сходного обозначения. Взвесив все «за» и «против» мы все-таки решили подавать на регистрацию обозначение «Bon Bon Nail» в исходном виде, без доработок. В случае отказа со стороны экспертизы мы постарались бы добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента.

Мы заполнили документы и отправили документы в Роспатент. Как мы и предполагали, на этапе экспертизы нам пришел предварительный отказ. Помимо противопоставления зарубежного знака в предварительном отказе эксперт Роспатента указал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «nail» (в переводе с английского языка «ноготь») не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что одно и то же обозначение может трактоваться по-разному, и в отношении одних товаров быть описательным, в отношении других — фантазийным. Толкование смысла обозначения в целом, и словесного элемента «NAIL» в частности, требовало рассуждений, домысливания в названии «Bon Bon Nail». Даже в ситуации, когда слово «NAIL» обладало бы единым значением «ноготь», невозможно представить цепочку ассоциаций, которая бы привела к введению потребителей в заблуждение относительно назначения заявленных услуг.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и комбинированный товарный знак «Bon Bon Nail» был успешно зарегистрирован полностью охраняемым.