Мы преодолели предварительный отказ Роспатента и зарегистрировали товарный знак «KUMZAUTO»

Компания «КУМЗ» из Республики Дагестан реализует автомобильные детали, узлы и другие транспортные принадлежности под названием «KUMZAUTO».

Чтобы продолжать свою коммерческую деятельность под выбранным обозначением, а также защитить свой бизнес от конкурентов, руководитель компании обратился к нам за регистрацией товарного знака.

Перед тем, как отправить обозначение на регистрацию в Роспатент, мы проводим предварительную проверку и оцениваем риски, которые могут возникнуть в процессе работы. Правообладатель может решить, что знак не похож на другие, а эксперт будет думать иначе и откажет в регистрации. Поэтому проводить проверку надо тщательно и учитывать при проведении проверки методические рекомендации Роспатента. Если риски есть, мы предлагаем нашим доверителям возможные пути решения, чтобы в итоге добиться положительного решения.

Изначально наш доверитель планировал зарегистрировать название «KUMZ». Мы провели предварительную проверку и обнаружили высокий риск отказа в регистрации. Эксперт Роспатента мог сослаться на товарный знак «КУМЗ», принадлежащий «Каменск-Уральскому металлургическому заводу», и в регистрации отказать, поскольку завод был основан в 1944 году и является крупным градообразующим предприятием. Так порой бывает: когда эксперт видит что-то, хотя бы слегка напоминающее обозначение крупной корпорации, он скорее всего откажет, перестраховавшись.

Чтобы минимизировать риск отказа, мы предложили нашему доверителю рассмотреть вариант доработки обозначения: добавить какое-то слово так, чтобы новое название отличалось от уже зарегистрированных, но при этом содержало слово «KUMZ». Наш доверитель остановился на обозначении «KUMZAUTO». Конечно, слова вроде «AUTO» обладают низкой различительной способностью и редко способны что-то изменить в оценке сходства обозначений, но в этом случае добавление слова создавало новую семантику словосочетания. Даже если бы эксперт Роспатента прислал нам предварительный отказ, мы смогли бы добиться положительного решения за счет аргументированного ответа. Мы рассказали нашему доверителю, как будем действовать в случае уведомления со стороны Роспатента, заполнили документы и отправили заявку.

Как мы и предполагали, на этапе экспертизы мы столкнулись с предварительным отказом, в котором нам противопоставили товарный знак «КУМЗ». Но дело в том, что противопоставленный товарный знак был зарегистрирован в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а именно: «колеса для транспортных средств». Для иных, неоднородных товаров и услуг, данный знак не мог препятствовать в регистрации, поскольку 12 класс не ограничивается только колесами для наземных транспортных средств.

Мы написали обстоятельный ответ, в котором подробно обосновали причины, по которым знак «KUMZAUTO» должен быть зарегистрирован, сослались на закон, практику и акты самого Роспатента.

По итогам переписки нам удалось добиться положительного решения, и товарный знак «KUMZAUTO» был успешно зарегистрирован.