На этапе предварительной проверке мы рассказали Елене, что основная сложность заключается в том, что в названии «Торшинский сайт» Роспатент может посчитать слово «сайт» общеиспользуемым («сайт» — страница для предоставления своей информации в сети Интернет), указывающим на свойство, назначение услуг, не обладающим различительной способностью, в связи с чем его могут вынести из-под правовой охраны. В этом случае проверка будет проводиться по слову «Торшинский», которое было сходно с названием, используемым конкурирующей компанией ООО «Торшинский трест». Роспатент мог нам на это сослаться и в регистрации отказать.
Однако при таком развитии событий у нас было чем возразить. Мы обсудили с Еленой, как будем действовать в случае предварительного отказа, согласовали материалы заявки и отправили документы в Роспатент. Также стоит отметить, что регистрация товарного знака по закону в РФ возможна только на ИП или юридическое лицо. У нашего доверителя на момент обращения к нам не было открыто ИП, и Елена как раз собиралась этим вопросом заняться. Мы договорились, что подадим заявку на другое ИП, а в процессе делопроизводства переведем заявку на Елену, когда будут готовы документы. Благодаря такому подходу мы сэкономили бы время и не упустили приоритет на название.
Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором, как мы и предполагали, нам сослались на название компании ООО «Торшинский трест». Мы с таким отказом согласны не были. В соответствии со ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также ИП, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет», если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.
Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Наш доверитель использовала свои обозначения с 2013 года, компания, ссылка на которую была приведена в предварительном отказе, использовала данные названия с 2018 года, о чем было прямо указано на их сайте. Кроме того, данная компания без согласия Елены Торшиной использовала ее фамилию в доменном имени своего сайта, а также пользовалась ее репутацией для распространения информации о своей компании.
Мы отметили, что при проведении экспертизы следует стремиться к наибольшей объективности при оценке сведений, получаемых из сети Интернет, путем анализа как отдельных данных, так и результата поискового запроса в целом, учитывать степень насыщенности интернет-пространства такой информацией. Также мы внесли изменения в заявку после того, как было открыто ИП, и теперь правообладателем выступала наш доверитель.
Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «Торшинский сайт» был успешно зарегистрирован с дискламацией слова «сайт», что полностью решало задачу нашего доверителя.
