Мы зарегистрировали товарный знак «VERKINS» для предпринимателя из Барнаула, получив письмо согласия от зарубежного правообладателя

Балубаев Искандер — предприниматель из Барнаула. Он и его команда работают в сфере ИТ-решений, поставляют антивирусную защиту и внедряют CRM-системы. Помимо этого компания собирает конфигурации офисных ПК и реализует их под названием «VERKINS».

Чтобы получить исключительное право на обозначение «VERKINS» и продолжать вести под ним деятельность, нужно было зарегистрировать товарный знак. Поэтому компания обратилась к нам.

Мы провели предварительную проверку обозначения «VERKINS», чтобы оценить перспективы регистрации и возможные риски. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, как от всего обозначения в целом, так и от его составляющих элементов, если товарный знак комбинированный.

В ходе проверки мы обнаружили несколько знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг. Экспертиза Роспатента могла сослаться на эти знаки и отказать в регистрации. Тогда мы рассказали об этих рисках нашему доверителю и предложили несколько вариантов действий.

Учитывая, что компания уже использовала название в бизнесе и не была готова его менять, мы решили подать заявку на регистрацию обозначения в текущем виде и попробовать отстоять его регистрацию в ходе делопроизводства. В случае необходимости мы были готовы обратиться к правообладателям сходных обозначений за получением письма-согласия. Согласовав стратегию действий с нашим доверителем, мы подали заявку на регистрацию товарного знака «VERKINS».

Как и ожидалось, мы получили предварительный отказ от экспертов Роспатента. Нам сослались на два уже зарегистрированных товарных знака: «VERK» и «Perkins».

Обозначение «VERK», по нашему мнению, не было сходным с обозначением «VERKINS» ввиду значительного смыслового, звукового и графического различий. Мы написали обстоятельный ответ, где ссылались на судебную практику и практику самого Роспатента.

Знак «Perkins» принадлежал производителю дизельных двигателей — компании «Perkins Engines Company Limited», дочерней компании концерна «Caterpillar». Это обозначение действительно было сходно с обозначением нашего заявителя, однако компания «Caterpillar» не использовала это название на практике для индивидуализации услуг в сфере IT-бизнеса. Тогда мы отправились к английским правообладателям с запросом на получение письма-согласия.

Переговоры с английской компанией и их представителями заняли порядка трех месяцев — это обычные сроки для согласования подобных вопросов с международными компаниями. В результате мы согласовали исключение из перечня товаров и услуг части товаров, интересующих компанию «Perkins», а также направили компании «Letter of commitment» — письмо-обязательство, в котором наш доверитель обязался не использовать знак «Perkins» в отношении ряда товаров и услуг. В итоге компания «Perkins» дала нам согласие на регистрацию обозначения нашего доверителя в отношении интересующих нашего доверителя товаров и услуг.

После получения письма-согласия и ответа касаемо знака «Verk» Роспатент согласился с нашими доводами и зарегистрировал товарный знак «VERKINS» для нашего доверителя.

Мы благодарим Найджела Берроу, директора компании «Perkins Holdings Limited», и Веронику Пилюгину, советника «Hogan Lovells», представителя компании «Perkins Holdings Limited» за доверие и сотрудничество.