Ответили на отказ Роспатента и добились регистрации товарного знака «Kodix»

Компания «Kodix» является разработчиком платформы для онлайн-продажи автомобилей и создаем IT-решения для автобизнеса. Компания создает веб-приложения, осуществляет комплексную поддержку в режиме 24/7, разрабатывает стратегии, проводит исследования и аудиты, а также ищет инсайты.

Чтобы получить исключительное право на название «Kodix» и запретить его использовать конкурентам, компания решила зарегистрировать товарный знак. Для решения своей задачи руководитель обратился к нам.

Наш доверитель для индивидуализации своей деятельности выбрал словесное обозначение «Kodix». Зарегистрировать словесный товарный знак — значит получить возможность защитить свои интересы при использовании названия, вне зависимости от выбранного цвета шрифта, а также сопровождения любой графикой. Такая регистрация дает самую широкую правовую охрану названию.

Прежде чем отправить на регистрацию заявку, мы провели проверку, чтобы оценить перспективы регистрации. Проверка показала, что для названия «Kodix» были достаточно высокие риски: в Реестрах Роспатента нашлись похожие товарные знаки.

Мы рассказали о возможных рисках нашему доверителю. Оказалось, что компания под обозначением «Kodix» работает давно и не готова его менять или дорабатывать. Взвесив все «за» и «против», мы решили, что подадим на регистрацию название в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление от Роспатента.

Спустя несколько месяцев от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем эксперты указывали на ряд сходных до степени смешения знаков. К такому развитию событий мы были готовы. Мы написали обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Однако вместо того, чтобы принять решение с учетом наших доводов, Роспатент прислал нам запрос, в котором выдвинул дополнительные основания для отказа.

Мы с таким отказом согласны не были. Противопоставленные нам товарные знаки хоть и были сходными с названием «Kodix», но, вместе с тем, имели ряд существенных различий. Дело в том, что совпадение обозначений в одном звуке не создает сходства до степени смешения. На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация. Мы привели примеры зарегистрированных товарных знаков, отличающихся в одном звуке, в отношении однородных товаров и услуг, не признанных сходными до степени смешения. Такая практика регистраций обозначений, отличающихся в одном звуке, как гласном, так и согласном, является достаточно обширной и подтверждает отсутствие оснований для вывода о сходстве обозначений исключительно в силу наличия тождественных звуков.

Также обозначение нашего доверителя и противопоставленные товарные знаки отличались графически. Такое отличие может заключаться не только в использовании различных шрифтов и цветов, но и зависит также от характера начертания символов в алфавите, сходства используемых символов разных алфавитов и так далее. Таким образом, для словесных обозначений не требуется использования оригинального шрифтового исполнения для достижения оригинальности написания

Мы повторно подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам непростого делопроизводства Роспатент наш ответ принял. Товарный знак «Kodix» был зарегистрирован для ключевого перечня товаров и услуг нашего доверителя.