Ответили на предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «NATALIE BERG»

Предприниматель Наталья Аарон осуществляет деятельность под брендом «NATALIE BERG» по розничной продаже одежды и аксессуаров.

Наталья хотела получить на свое название исключительное право и под ним выйти на Вайлдберрис. Поскольку вести деятельность без товарного знака и выходить на маркетплейсы рискованно, предприниматель обратилась к нам за регистрацией товарного знака.

На старте работы мы провели предварительную проверку названия «NATALIE BERG», чтобы оценить перспективы регистрации и возможные риски. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, как от всего обозначения в целом, так и от его составляющих элементов.

Тождественных товарных знаков в Реестрах Роспатента мы не обнаружили, однако нашли не один десяток зарегистрированных обозначений со словом «NATALIE/Натали». Мы проанализировали каждое из этих обозначений: они действовали в отношении иного перечня товаров и услуг. Разнородность производимой продукции и оказываемых услуг может быть весомым аргументом в пользу положительного решения. Помимо доводов о разнородности товаров мы нашли и ряд других аргументов в пользу регистрации: обозначения отличались по фонетическому, семантическому и графическому критериям, вызывали разные образы и не ассоциировались друг с другом.

Мы проговорили все возможные риски с нашим доверителем, согласовали перечень товаров и услуг и отправили документы в Роспатент. Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором эксперт указал, что словесное обозначение «NATALIE BERG» (Натали Берг) представляет собой имя розничного аналитика и основателя NBK Retail, консалтинговой компании, специализирующейся на стратегии розничной торговли и будущих тенденциях, автора книги «Amazon». Без письменного согласия регистрация обозначения нашего доверителя, по мнению экспертизы, могла ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что на указанном в предварительном отказе сайте со ссылкой на имя розничного аналитика не было обнаружено никакой конкретной информации о Натали Берг как производителе каких-либо товаров и услуг. Указанные ссылки из сети Интернет были декларативны, не могли служить основанием для отказа в регистрации обозначения «NATALIE BERG» нашего доверителя, предназначенного для индивидуализации заявленных услуг.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «NATALIE BERG» был успешно зарегистрирован.