Ответили на предварительный отказ и зарегистрировали товарный знак «Verbensky lake»

Компания «Перспектива» под брендом «Verbensky lake» производит и реализует вино.

Регистрация товарного знака нужна была компании, чтобы получить исключительное право на название «Verbensky lake» и использовать его на всех этапах своей деятельности. Для решения своей задачи руководитель обратился к нам.

Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы проверили название «Verbensky lake» по Реестрам Роспатента. Важно, чтобы обозначение не было похоже на другие и при этом было достаточно оригинальным, чтобы использоваться для индивидуализации товаров и услуг.

Проверка названия «Verbensky lake» показала, что точно таких же или слишком похожих обозначений среди зарегистрированных знаков и поданных заявок в Реестрах нет. Было несколько слегка похожих названий со словом «lake», но мы знали, как с ними разойтись. У нас отличались заявленные виды деятельности, поэтому мы могли доказать различительную способность обозначения нашего доверителя не только за счет фонетического различия, но и за счет разнородных товаров и услуг. В случае уведомления от Роспатента у нас были все шансы добиться положительного решения за счет аргументированного обстоятельного ответа.

Мы рассказали руководителю компании о результатах проверки, согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент. Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт указал, что название «Verbensky lake» включает в свой состав словесный элемент «Verbensky» (Verbensky – англ. – Вербенский – от Вербенка, поселок города Красный Сулин), который является географическим наименованием и является неохраняемым элементом.

Мы с таким отказом согласны не были. Дело в том, что экспертиза привела нам значение только словесного элемента «Verbensky». Однако само по себе сочетание элементов «Verbensky lake» было фантазийным, и не было никаких фактических оснований полагать, что входящий в состав обозначения элемент «Verbensky» не обладает различительной способностью в общей композиции заявленного обозначения. Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «Verbensky lake» был успешно зарегистрирован полностью охраняемым.