Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку названия «BIM.VC» по Реестрам Роспатента, чтобы понимать, какие могут возникнуть сложности. Учитывать следует не только зарегистрированные товарные знаки, но и поданные заявки. Обозначение, выбранное доверителем, не должно воспроизводить уже зарегистрированные товарные знаки и не должно быть сходным до степени смешения с ними, иначе высока вероятность отказа в регистрации со стороны Роспатента.
Как мы и предполагали, в Реестрах был не один десяток товарных знаков со словом «BIM», «БИМ», зарегистрированных для различного перечня товаров и услуг. Однако на наш взгляд, найденные нами товарные знаки не представлялись сходными с обозначением нашего доверителя, и в случае предварительного отказа у нас было чем возразить.
Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки и решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию.
Несколько месяцев спустя от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, нам противопоставили несколько сходных, по мнению эксперта, товарных знаков с обозначением нашего доверителя. Также эксперт указал, что входящие в состав обозначения «BIM.VC» буквы «VC» представляют собой сочетанием простых букв, не имеющих смыслового значения и характерного графического исполнения, в связи с чем являются неохраняемыми на основании п. 1 ст. 1483 ГК РФ.
Мы с таким отказом согласны не были и подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя.
Кроме того, мы отметили, что элементы «VC» не представляют собой элементы, находящиеся отдельно от первой словесной части обозначения, что подтверждается также и графическим исполнением обозначения, где все элементы выполнены одним шрифтом, в одном размере, в одной графической манере и на одном языке. Это позволяло говорить о восприятии обозначения «BIM.VC» как единого элемента. Мы обратили внимание на сложившуюся судебную практику. В случае, если словесные элементы спорного товарного знака выполнены без выделения слогов, то их оценка производится без разделения на составные части. В таких случаях сравнение спорных и противопоставленных средств индивидуализации производится по всем признакам.
Помимо этого мы провели переговоры с правообладателем сходного товарного знака: немецкой IT-компанией Nemetschek SE. Компания согласовала нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту. Таким образом правообладатели могли существовать на рынке, не нарушая прав друг друга.
В результате Роспатент вынес решение о регистрации обозначения «BIM.VC» с исключением из перечня МКТУ нужного нам 35 класса МКТУ, а также с дискламацией элемента «VC». У нас было два варианта: согласиться с Роспатентом и зарегистрировать знак, как предлагают, либо попробовать оспорить решение Роспатента.
Обсудив решение Роспатента с доверителем, мы решили подать возражение в Палату по Патентным спорам. Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также привели ряд аргументов в пользу охраноспособности букв «VC». Коллегия отменила отказное решение эксперта в части исключенных из перечня услуг и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя для интересующих его видов деятельности.
В результате обозначение «BIM.VC» было успешно зарегистрировано полностью охраняемым, доменное имя также получило защиту. Задача Александра была решена, и он опубликовал приятный отзыв о работе с нами.
