Регистрация обновленной версии обозначения в качестве товарного знака — это стратегически правильный ход. Дело в том, что правообладатели товарных знаков должны использовать их в том виде, в котором эти знаки зарегистрированы. Допускается небольшое изменение отдельных элементов, например, жирности контуров или отдельных цветов, но вот если нарисовать новый логотип им перестать использовать старый, то спустя несколько лет любое заинтересованное лицо сможет аннулировать регистрацию товарного знака в связи с его неиспользованием. Чтобы исключить такие риски, компании после редизайна регистрируют обновленные обозначения в качестве новых товарных знаков.
Обновленный шрифт на логотипе отвечал необходимым требованиям Роспатента — это подтвердила наша проверка по графике. Проверка названия «Edem» показала, что в Реестрах Роспатента зарегистрирован товарный знак стороннего правообладателя со словесным элементом «Edem» в одном из нужных нам классов МКТУ. Роспатент мог признать эти обозначения сходными до степени смешения с большой долей вероятности и прислать предварительный отказ.
Поскольку наш доверитель работал под названием «Edem» уже давно, то менять обозначение не был готов. Мы договорились, что подадим на регистрацию название «Edem» в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет запроса письма-согласия и аргументированного ответа на уведомление Роспатента.
Спустя несколько месяцев, как мы и предполагали, от экспертизы пришло уведомление о результатах проверки соответствия, иными словами предварительный отказ. Нам предстояло представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов и добиться положительного решения. Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Помимо этого мы провели переговоры с руководителем компании, чей знак нам противопоставили, и смогли прийти к компромиссу: правообладатель согласовал нам подписание письма-согласия по подготовленному нами проекту и не возражал против регистрации товарного знака на имя компании нашего доверителя.
По итогам непростого делопроизводства Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «Edem» был успешно зарегистрирован.