Преодолели отказ Роспатента и добились регистрации словесного товарного знака «Galaxy of umbrellas»

Компания «Galaxy of umbrellas» занимается поставкой зонтов с 2018 года. За 5 лет компания сотрудничала с более 1000 покупателей из 120 городов России. Среди них такие компании как: «Империя сумок», «1000 и одна сумка», «OZON», «Wildberries».

Регистрация товарного знака нужна была компании, чтобы получить на название «Galaxy of umbrellas» исключительное право и использовать его для ведения своей деятельности. С этой задачей руководитель компании обратился к нам.

Изначально наш доверитель для индивидуализации своей деятельности выбрал комбинированное обозначение: словесный элемент «Galaxy of umbrellas», где слово «Galaxy» занимало доминирующее положение, а также логотип. Прежде чем отравить заявку в Роспатент, мы провели предварительную проверку, чтобы оценить возможные риски и понять, насколько обозначение пригодно к регистрации.

Оказалось, что в Реестрах зарегистрирован не один десяток товарных знаков со словом «Galaxy», а один из знаков принадлежал российской компании «Газпром». Существовал риск того, что эксперты Роспатента сочтут обозначение нашего доверителя и найденный нами товарный знак сходными до степени смешения и откажут в регистрации.

Дело в том, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Когда эксперт видит в поиске что-то хотя бы слегка напоминающее обозначение крупной компании, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак, а потом выяснять отношения с юридическим отделом корпорации.

Вместе с тем, обозначения нашего доверителя «Galaxy of umbrellas» и найденные нами товарные знаки со словом «Galaxy» были выполнены различными цветовыми сочетаниями, с использованием различных шрифтов и регистров букв, имели разное смысловое наполнение и производили на потребителя разное впечатление. Обозначения вызывали разные образы и не ассоциировались друг с другом. Однако, вероятность успеха не была высокой — все-таки обозначения были достаточно похожими.

Мы рассказали доверителю о результатах проверки и дальнейших вариантах действий и решили, что подадим на регистрацию комбинированное обозначение «Galaxy of umbrellas» в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента, а также запросим письмо согласия. При этом в договоре мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда доверитель выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака.

Доверителя такой вариант устроил, мы заполнили заявительную документацию и отправили в Роспатент. Спустя несколько месяцев, как мы и предполагали, от Роспатента нам пришел предварительный отказ. Мы подготовили обстоятельный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику.

Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по запасному варианту: подать на регистрацию словесное обозначение «Galaxy of umbrellas», при этом все слова указать одним регистром, без выделения какого-либо слова.

Благодаря тщательной проверке и корректно составленным документам мы добились положительного решения. По итогам делопроизводства словесный товарный знак «Galaxy of umbrellas» был успешно зарегистрирован.