Преодолели предварительный отказ и добились регистрации товарного знака «WOOLDONE»

Под брендом «WOOLDONE» предприниматель Андрей Пикунов и его команда реализуют нити, пряжу.

Чтобы получить на название «WOOLDONE» исключительное право и продолжать вести свою деятельность, не опасаясь конкурентов, предприниматель обратился к нам с задачей по регистрации товарного знака.

Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы проверили название «WOOLDONE» по Реестрам Роспатента. Как и ожидалось, в Реестрах был не один десяток товарных знаков и со словом «WOOL», и со словом «DONE», зарегистрированных на разные товары и услуги. Существовала вероятность того, что эксперт Роспатента признает эти товарные знаки сходными до степени смешения с обозначением нашего доверителя и пришлют предварительный отказ, на который нужно будет аргументированно отвечать.

Вместе с тем, изучив детально перечень товаров и услуг, на которые были зарегистрированы товарные знаки других правообладателей, мы пришли к выводу, что сможем убедить Роспатент в неоднородности реализуемых товаров и оказываемых услуг.

Также наше опасение было связано с тем, что экспертиза Роспатента может разделить обозначение «WOOLDONE» на два самостоятельных слова: «WOOL» (в переводе с анг. «шерсть, шерстяная пряжа») и «DONE» (в переводе с англ. «сделанный, выполненный»), т.е. в целом перевести обозначение как «сделанная шерстяная пряжа». В таком случае нам могли бы сослаться на неохраняемость словесного элемента и в регистрации отказать вовсе.

С другой стороны, название «WOOLDONE» представляло собой единую лексическую единицу и было фантазийным. Деление обозначения на два независимых словесных элемента было бы неверным трактованием обозначения. Восприятие обозначения зависит от кругозора конкретного потребителя, оно вызывало дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, ввиду чего обладало различительной способностью.

Мы рассказали нашему доверителю, как будем действовать в случае запросов со стороны Роспатента, подготовили заявительную документацию и направили заявку в Роспатент.

Когда через несколько месяцев нам пришел предварительный отказ со ссылкой на неохраняемость, мы были к нему готовы. Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику.

По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и товарный знак «WOOLDONE» был успешно зарегистрирован полностью охраняемым.