Мы начали с проверки названия «ЮКО» по Реестрам зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок. Оказалось, что в Реестрах уже есть несколько зарегистрированных товарных знаков сторонних правообладателей, в том числе и зарубежных, на которые с большой долей вероятноти мог указать эксперт Роспатента в ходе процедуры регистрации как на сходные до степени смешения и прислать предварительный отказ.
Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках регистрации с учетом найденных похожих обозначений. Оказалось, что за годы использования название «ЮКО» приобрело известность, и компания не была готова менять название. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Чтобы повысить шансы на успех, мы предложили подать обозначение в составе логотипа: именно так компания его использовала на сайте. Доверитель наш план одобрил, мы согласовали перечни МКТУ и отправили заявку в Роспатент.
Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ, в котором нам противопоставили несколько сходных, по мнению эксперта, товарных знаков. Мы к такому отказу были готовы и написали обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию и смогли мотивировать перед Роспатентом отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными регистрациями.
Также мы сделали упор на то, что компания ООО «Юко-Аудит» и заявленное обозначение обладали известностью и хорошей репутацией у потребителей. В дополнение к изложенным ранее доводам, мы обратили внимание на высокую различительную способность и известность заявленного обозначения в отношении услуг заявителя, в результате его длительного использования заявителем. Заявленное обозначение в течение длительного времени пребывало на рынке и имело собственную положительную репутацию.
Указанные обстоятельства свидетельствовали также о длительном бесконфликтном сосуществовании заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, об отсутствии фактического смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и об отсутствии вероятности их смешения в будущем.
По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и комбинированный товарный знак «ЮКО» был успешно зарегистрирован.