Регистрация товарного знака возможна в том случае, если выбранное заявителем обозначение соответствует определенным критериям. Название не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержатся в ст. 1483 ГК РФ. Поэтому прежде чем подать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку.
Проверка показала, что тождественных товарных знаков в Реестрах зарегистрировано не было, однако мы нашли товарный знак «ANYTOS», действующий для одного из интересующих нас видов деятельности. Эксперт Роспатента с большой долей вероятности мог признать название нашего доверителя и сторонний товарный знак сходными до степени смешения и прислать предварительный отказ, на который нужно будет аргументированно отвечать. Также основное препятствие для регистрации обозначения «ANYTOYS» в качестве товарного знака представляет тот факт, что в нем доминировала словесная составляющая «TOYS». Она характеризовала товары 28 класса МКТУ (с англ. «игрушки»). Существовал риск того, что Роспатент вынесет этот элемент из-под правовой охраны.
Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки. Оказалось, что за годы использования название приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания не была готова менять название. Тогда мы решили, что подадим на регистрацию обозначение «ANYTOYS» в исходном виде, не будем пока что придумывать новых названий и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.
Спустя несколько месяцев после подачи заявки нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, эксперты Роспатента сослались на сходный товарный знак другого правообладателя. Нам предстояло убедить Роспатент в том, что эксперт поторопился с выводами. Дело в том, что сравниваемые обозначения не могли быть смешаны в глазах потребителей в гражданском обороте, так как отсутствовали признаки сходства до степени смешения, а большинство услуг не были однородными. Также мы отметили, что прекращение правообладателем противопоставленного знака своей деятельности вследствие его ликвидации свидетельствовало о неиспользовании противопоставленного знака обслуживания и об отсутствии вероятности его смешения с заявленным на регистрацию обозначением нашего доверителя.
Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. В итоге экспертиза приняла наши доводы и товарный знак «ANYTOYS» был успешно зарегистрирован.