Преодолели предварительный отказ Роспатента и зарегистрировали товарный знак для компании из Воронежа

Компания «НВЦ» специализируется на оптовой торговле строительными материалами и изделиями.

В 2021 году руководитель компании обратился к нам с задачей по регистрации товарного знака «SUPERCEM», чтобы получить на название исключительное право и обезопасить свой бизнес от конкурентов.

Наш доверитель хотел в одной заявке совместить написание и на латинице, и на русском языке: «SUPERCEM СУПЕРЦЕМ». Законодательством это не запрещено. Вместе с тем, для полного устранения риска по ст. 1486 ГК РФ правообладатель должен либо использовать товарный знак точно так, как он зарегистрирован, либо регулярно регистрировать новые названия своей продукции.

Дело в том, что если мы в одной заявке указываем сразу два слова (русское и английское), это значит, что в дальнейшем госорганы могут воспринимать эту регистрацию не как регистрацию слова и его перевода (транслитерации), а как один знак, состоящий из двух слов. Использование одной только части товарного знака считается использованием знака с существенными изменениями. На наш взгляд такая практика является достаточно спорной, но тем не менее имеет место в российской школе регистрации товарных знаков.

Мы провели предварительную проверку названия «SUPERCEM СУПЕРЦЕМ», чтобы понимать, какие могут возникнуть риски на этапе регистрации. В Реестрах товарных знаков и заявок уже числился сходный до степени смешения товарный знак «SuperCem» зарубежного правообладателя, на который с большой долей вероятности могла указать экспертиза и в регистрации отказать.

Но дело в том, что при оценке сходства обозначений оценивается сходство как отдельных частей обозначения, так и всего обозначения в целом, с учетом положения, занимаемого отдельными элементами. При этом учитывается общее зрительное впечатление, формируемое у потребителя. Мы заблаговременно изучили регистрацию сходного товарного знака, который нашли при проверке, и пришли к выводу, что обозначение сторонней компании и нашего доверителя производят на потребителей разное впечатление и не воспринимаются одно за другое, имеют различное графическое исполнение и звучание. Даже если бы нам пришел предварительный отказ от Роспатента, мы смогли бы добиться положительного решения за счет аргументированного ответа на запрос экспертизы.

Мы рассказали обо всех нюансах нашему доверителю, согласовали перечень товаров и услуг, и отправили заявку в Роспатент. Когда нам пришел предварительный отказ со ссылкой на сходное обозначение, мы были к нему готовы. Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, и обосновали возможность регистрации обозначения «SUPERCEM СУПЕРЦЕМ» для нужных нам позиций, неоднородных тем, для которых было зарегистрировано противопоставление.

По итогам делопроизводства нам удалось добиться положительного решения от Роспатента. Теперь «SUPERCEM СУПЕРЦЕМ» — официально зарегистрированный товарный знак.