Прежде чем подавать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку названия «АПГРЕЙД» по Реестрам Роспатента, чтобы понимать, какие могут возникнуть сложности. Учитывать следует не только зарегистрированные товарные знаки, но и поданные заявки. Обозначение, выбранное доверителем, не должно воспроизводить уже зарегистрированные товарные знаки и не должно быть сходным до степени смешения с ними, иначе высока вероятность отказа в регистрации со стороны Роспатента.
Как мы и предполагали, в Реестрах был не один десяток товарных знаков со словом «АПГРЕЙД», «UPGRADE», зарегистрированных для различного перечня товаров и услуг. Однако на наш взгляд, найденные нами товарные знаки не представлялись сходными с обозначением нашего доверителя, и в случае предварительного отказа у нас было чем возразить.
Мы рассказали нашему доверителю о результатах проверки и решили, что подадим на регистрацию обозначение в исходном виде и постараемся добиться регистрации за счет аргументированного ответа на уведомление Роспатента. Доверитель наш план одобрил, мы заполнили необходимые документы и отправили заявку на регистрацию.
Несколько месяцев спустя от Роспатента нам пришел предварительный отказ. В нем, как мы и предполагали, нам противопоставили несколько сходных, по мнению эксперта, товарных знаков с обозначением нашего доверителя. Также эксперт указал, что название «АПГРЕЙД» в силу своего семантического значения (от англ. «upgrade» — модернизировать, повышать уровень качества, обновлять), является неохраняемым на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства и назначение товаров и услуг.
Мы с таким отказом согласны не были и подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, доказывая различительную способность обозначения нашего доверителя. Также мы отметили, что вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Кроме того, перечень товаров и услуг заявленного на регистрацию товарного знака был гораздо шире, чем приведенные формулировки в перечнях противопоставленных товарных знаков.
Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент вынес решение об отказе в регистрации. Обсудив решение Роспатента с руководителем, мы решили подать возражение в Палату по Патентным спорам. Спустя несколько месяцев состоялось заседание коллегии, в котором мы смогли доказать отсутствие сходства между обозначением нашего доверителя и противопоставленными обозначениями, а также привели ряд аргументов в пользу охраноспособности названия «АПГРЕЙД». Коллегия отменила отказное решение эксперта в части исключенных из перечня услуг и приняла новое решение: зарегистрировать товарный знак нашего доверителя для интересующих его видов деятельности.
В результате обозначение «АПГРЕЙД» было успешно зарегистрировано полностью охраняемым, а задача доверителя была решена.
