Регистрация второго товарного знака для компании «Солид», несмотря на предварительный отказ

Компания «Солид» про­из­во­дит сос­та­вы для ме­тал­ли­зации и соз­да­ния различных де­кора­тив­ных эф­фектов под брендом «Metoplax», который мы ранее регистрировали в качестве товарного знака. «Undertone» — это новый российский бренд декоративных отделочных материалов.

Когда понадобилось получить исключительное право на обозначение «Undertone», руководитель компании снова обратился к нам.

У нашего доверителя было комбинированное обозначение: словесный элемент «Undertone Decorative Materials» и логотип. Мы рассказали руководителю компании, что слова «Decorative Materials» (с англ. «декоративные материалы») правовой охране не подлежат, поскольку указывают на свойства и назначение товаров. Поскольку для компании было в приоритете получить исключительное право на название «Undertone» и логотип, регистрация обозначения с дискламацией слов «Decorative Materials» решало задачу компании.

Проверка показала, что название «Undertone» в целом было пригодно к регистрации: мы не нашли тождественных или сходных до степени смешения обозначений для интересующих нас видов деятельности. Логотип также отвечал всем необходимым требованиям Роспатента. Тогда мы согласовали с доверителем перечень МТКУ, заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.

Несколько месяцев спустя нам пришел предварительный отказ. В нем эксперт Роспатента указал нам, что словесный элемент «Undertone» (с англ. «полутон» — цвет, краска, образующие переход от светлого тона к темному) указывает на состав и свойства заявленных товаров 02 класса МКТУ, в связи с чем является неохраняемым на основании п.1 ст. 1483 Гражданского кодекса».

Мы с таким отказом согласны не были. Как правило, при проведении экспертизы должно учитываться не просто словарное значение слова, а то, как именно воспринимает обозначение средний российский потребитель. Нельзя быть уверенным в том смысловом значении, которое потребители вложат в обозначение: средний российский потребитель не владеет иностранными языками на должном уровне. Обозначение «Undertone» без соответствующего контекста не имело однозначного перевода. Так, учитывая многозначность слова «Undertone», заявленное обозначение может иметь различные значения: подтекст; скрытый смысл; основное настроение; рефлекс; подтекст; полушепот; тенденция и пр. Соответственно, сделать однозначный вывод о наличии конкретного смысла не получится. Выделение любых конкретных элементов, входящих в состав обозначения, требовало домысливания при восприятии словесного элемента. Если обозначение требует домысливания, это уже свидетельствует о его фантазийном характере.

Мы подготовили аргументированный ответ, в котором подробно раскрыли нашу позицию с опорой на действующее законодательство, методические рекомендации Роспатента и актуальную судебную практику. По итогам переписки Роспатент наши доводы принял, и комбинированный товарный знак «Undertone Decorative Materials» был успешно зарегистрирован. При этом название «Undertone» получило правовую охрану.