Сумели добиться регистрации нескольких товарных знаков для компании «Строймет», несмотря на отказы Роспатента

Компания «Строймет» специализируется на производстве черепицы, а также на торговле строительными материалами и изделиями.

В 2021 году руководитель компании обратился к нам по вопросу регистрации нескольких товарных знаков, чтобы получить на свои обозначения исключительное право и обезопасить свою деятельность от конкурентов.

Название, которое хотел зарегистрировать руководитель компании, звучало как «Стальная замша». Мы провели предварительную проверку обозначения, чтобы оценить возможные риски и понять, насколько название к регистрации пригодно. Тождественных товарных знаков мы не нашли, но обнаружили серию товарных знаков правообладателя ПАО «Северсталь»: «Стальной шёлк», «Стальной кашемир», «Стальной бархат» в интересующих нас видах деятельности. Экспертиза Роспатента могла признать данные обозначения сходными до степени смешения и в регистрации отказать.

Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках с учетом найденных нами обозначений. Также мы отметили тот факт, что к обозначениям крупных корпораций экспертиза относится особенно внимательно. Если эксперт видит что-то, хотя бы слегка напоминающее обозначение огромной корпорации, он скорее всего откажет менее известному заявителю. Проще немного перестараться и защитить корпорацию, чем зарегистрировать спорный товарный знак.

Доверитель рассказал нам, что за время использования название «Стальная замша» приобрело известность среди клиентов и контрагентов, и компания на данном этапе не была готова к ребрендингу. Директор попросил нас попробовать добиться регистрации обозначения в исходном виде, без доработок и замены названия. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы доказать различие между обозначениями и получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании. При этом в договоре с компанией мы указали, что если у нас не получится это сделать, то тогда компания выберет другое название, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. Нашего доверителя такой вариант устроил, мы заполнили заявительную документацию и отправили материалы в Роспатент.

Спустя несколько месяцев от Роспатента мы получили предварительный отказ. В нем эксперт указал, обозначение «Стальная замша» сходно до степени смешения с товарными знаками ПАО «Северсталь», которые мы обнаружили во время предварительной проверки.

Мы с таким отказом согласны не были. В обозначении «Стальная замша» нашего доверителя и всех противопоставленных ему товарных знаках присутствовал словесный элемент «Стальная», который в силу частоты использования являлся слабым. Таким образом, фонетическое и смысловое совпадение сравниваемых обозначений в части данного элемента не могли иметь существенного значения при анализе сходства. Помимо этого мы отметили, что смысловое значение противопоставленной группы товарных знаков выделялось за счет противопоставления между значениями слов «стальной» (крепкий) и «бархат», «кашемир», «шелк» (мягкий), в то время как в обозначении нашего доверителя слова «Стальная замша» семантически дополняли друг друга. Помимо словарного значения было известно употребление слово «Замша» в качестве обозначения женщины, занимающей должность заместителя. Примеры соответствующего использования были доступны в национальном корпусе текстов русского языка, которые мы привели в ответе на уведомление. Таким образом сравниваемые обозначения не были тождественны семантически.

Также мы сделали упор на то, что обозначения отличались графически за счет использования различных шрифтов, несходных между собой, обозначения были выполнены в различных цветовых сочетаниях, отличались по симметрии и изобразительным элементам.

Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию. Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент с нами не согласился и вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с руководителем, проговорили ситуацию и предложили пойти по одному из запасных вариантов: пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить решение Роспатента, либо придумать новое название и провести его регистрацию. Наш доверитель выбрал второй вариант.

Мы помогли придумать и провели проверку несколько вариантов новых обозначений, которые отвечали необходимым маркетинговым и юридическим требованиям. В итоге руководитель компании остановился на названии «Ультразамша», и мы подали его на регистрацию.

В этот раз процедура регистрации прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства мы добились положительного решения, и товарный знак «Ультразамша» был успешно зарегистрирован.