Товарный знак «Decrypted», несмотря на изначальный отказ Роспатента

Предприниматель Иван Грачев и его компания под названием «The Posters Company» специализируется на производстве и реализации печатной продукции: плакатов, постеров.

Регистрация товарного знака нужна была предпринимателю, чтобы получить на название «The Posters Company» исключительное право и использовать его для ведения своей деятельности. С этой задачей Иван обратился к нам.

Прежде чем отравить заявку в Роспатент, мы провели предварительную проверку названия «The Posters Company», чтобы оценить возможные риски и понять, насколько обозначение пригодно к регистрации.

Проверка показала, что точно таких же названий в Реестре товарных знаков не нашлось. Да, в Реестрах товарных знаков и заявок уже числился не один десяток товарных знаков со словесным элементом «Posters», а также были обозначения со словом «Company». Однако эти товарные знаки были зарегистрированы для неоднородных товаров и услуг, а, значит, за счет указания нужного нам перечня и продуманного ответа в случае уведомления от экспертов регистрация знака нашего доверителя представлялась возможной.

Однако наше опасение заключалось в другом. В названии «The Posters Company» слово «Posters» в переводе с английского языка означало «плакаты, постеры, баннеры», а «Company» — «компания», соответственно. С большой долей вероятности эксперт Роспатента мог трактовать обозначение как «торговое или промышленное предприятие по изготовлению плакатов», что для выбранной нашим доверителем деятельности было прямым указанием на вид, свойство и назначение товаров. Роспатент считает подобные названия неохраняемыми элементами и не регистрирует как товарные знаки. Подобное название можно зарегистрировать в составе логотипа, при этом само название выделят неохраняемым элементом. Логотип будет защищен, но название с другой графикой сможет использовать кто угодно.

У нашего доверителя логотипа не было, поскольку он хотел зарегистрировать именно словесный товарный знак. Мы рассказали Ивану о возможных рисках регистрации. На данном этапе компания к ребрендингу не была готова, и руководитель попросил нас подать на регистрацию название «The Posters Company» в исходном виде без доработки. Мы в свою очередь сказали, что сделаем все возможное, чтобы получить положительное решение для ключевых видов деятельности компании, сделав упор на тот факт, что название «The Posters Company» многогранное и его можно трактовать по-разному. При этом в договоре мы указали, что если у нас не получится добиться регистрации этого названия, то тогда предприниматель доработает либо выберет другое обозначение, и мы без доплат с его стороны займемся регистрацией другого товарного знака. Ивана такой вариант устроил, мы согласовали перечень товаров и услуг и подали название «The Posters Company» на регистрацию.

Как мы и предполагали, спустя несколько месяцев от Роспатента нам пришел предварительный отказ. Мы подготовили обстоятельный ответ, в котором сделали упор на то, что при экспертизе элемент «The Posters Company» необходимо рассматривать в единстве, деление его на независимые элементы является неверным трактованием его семантического значения. Несмотря на ряд приведенных аргументов, Роспатент вынес решение об отказе в регистрации. Мы связались с предпринимателем, проговорили ситуацию и предложили пойти по запасному варианту: придумать новое название и провести его регистрацию. Иван согласился с таким планом, и, после проверки нескольких предоставленных на выбор обозначений, мы выбрали название «Decrypted».

Мы заполнили заявительную документацию и отправили документы в Роспатент. По итогам делопроизводства экспертиза вынесла положительное решение по заявке, и товарный знак «Decrypted» был успешно зарегистрирован.

На первый взгляд может показаться странным, но отказ по регистрации знака «The Posters Company» тоже пригодился Ивану, и мы занимались этой заявкой не зря. Дело в том, что в случае отказа по таким основаниям отказное решение Роспатента фактически гарантирует, что никто другой не сможет зарегистрировать такое же обозначение на себя и заявиться потом с претензиями. Да, предприниматель не смог получить исключительное право на это обозначение, но зато он получила официальное подтверждение, что это не сможет сделать и никто другой.