Изначально название нашего доверителя выглядело как «STEP INVESTMENT», написанное раздельно. Мы провели предварительную проверку названия по Реестрам Роспатента, чтобы оценить его пригодность к регистрации и понять возможные риски.
Проверка показала, что если бы мы подали на регистрацию название «STEP INVESTMENT», то мы практически гарантированно получили бы предварительный отказ. Дело в том, что в Реестрах уже был зарегистрирован не один десяток товарных знаков со словесным элементом «STEP», в том числе и для нужных нам классов МКТУ, а также были похожие обозначения с элементом «INVEST».
Мы рассказали доверителю о результатах проверки и дальнейших вариантах действий. Мы нередко сталкиваемся с подобными ситуациями на практике, и обычно здесь есть два основных пути решения задачи. Первый — доработать обозначение, чтобы повысить его различительную способность с другими знаками. Второй — подать название в исходном виде и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письма согласия у правообладателя сходного знака.
Поскольку наш доверитель к явному ребрендингу не был готов, мы решили обозначение на старте минимально доработать: в заявке указать обозначение слитно и одним шрифтом «STEPINVESTMENT». В этом случае такой ход должен был сработать, поскольку получалось фантазийное обозначение, которое не делилось на составляющие элементы с точки зрения рядового потребителя этих услуг. Роспатент не всегда соглашается с таким аргументом, но здесь приоритет стоит отдавать позиции Суда по интеллектуальным правам.
Мы проговорили все детали с доверителем и отправили заявку в Роспатент. Благодаря изначальной тщательной проверке и точечной доработке обозначения регистрация прошла без отказа со стороны Роспатента. По итогам делопроизводства товарный знак «STEPINVESTMENT» был успешно зарегистрирован. Такая регистрация защитила не только название компании, но и ее доменное имя. Задача нашего доверителя была решена.