Перед тем, как подать заявку на регистрацию, мы провели предварительную проверку названия «OPTIEX» по Реестрам Роспатента. Как и ожидалось, в Реестрах был не один десяток зарегистрированных товарных знаков сторонних правообладателей, которые эксперты Роспатента могли признать сходными до степени смешения и в регистрации отказать.
Мы рассказали руководителю компании о возможных рисках. Оказалось, что компания под этим названием работает уже давно, и менять его не готова. Тогда мы решили подать на регистрацию обозначение «OPTIEX» в исходном виде и попытаться получить положительное решение по ключевым товарам для нашего доверителя за счет аргументированной переписки с Роспатентом и запроса писем согласия. Руководитель наш план одобрил, мы согласовали перечень товаров и услуг и отправили заявку в Роспатент.
Спустя несколько месяцев после подачи заявки нам пришел предварительный отказ со ссылкой на товарные знаки, которые мы нашли во время проверки. Мы ожидали такое развитие событий, поэтому запаслись аргументами заранее.
Изучив все противопоставленные регистрации, мы сделали вывод о том, что заявляемое на регистрацию обозначение «OPTIEX» нашего доверителя не сходно с приведенными в уведомлении противопоставлениями ни по одному из критериев сходства или в их совокупности, в виду чего указанные обозначения производят разное впечатление, а угроза их смешения в сознании потребителя отсутствует. Также мы отметили, что слово «OPTIEX» отсутствовало в известных словарно-справочных источниках, не могло рассматриваться как производное от какого-либо известного слова русского или иностранного языка, то есть являлось фантазийным, изобретенным словом.
Помимо этого мы провели переговоры, правообладатель одного из противопоставленных товарных знаков предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по подготовленному нами проекту.
Мы подготовили обстоятельный ответ, где подробно изложили нашу позицию, сославшись на закон, практику и акты самого Роспатента. В итоге экспертиза приняла наши доводы, и товарный знак «OPTIEX» был успешно зарегистрирован.