Регистрация доменного имени сайта в качестве товарного знака

17.05.2022
Ред. 02.09.2024

Что такое домен с точки зрения интеллектуальных прав

Доменное имя — это адрес сайта в интернете. Его можно зарегистрировать через сайт любого доменного регистратора. Там не проверяют, есть у вас товарный знак или нет, похож ли ваш домен на чужой знак или нет

Так почему интернет-магазины, веб-студии и другие компании, которые продают свои товары и услуги через интернет, регистрируют названия своих доменов в Роспатенте в качестве товарного знака?

Ответ прост: товарный знак — это интеллектуальная собственность, а у доменов такого статуса с точки зрения ГК РФ нет. И при столкновении домена с товарным знаком не имеет особого значения, какая из этих регистраций возникла раньше — домен это не интеллектуальная собственность.

Отличия домена и товарного знака

Товарный знак, он же торговая марка или бренд — это слова или изображения, зарегистрированные в Роспатенте. Иногда компании и предприниматели регистрируют и другие обозначения, например анимации, формы товаров или даже звуки.

Домены — это название сайта и одновременно его адрес, место размещения в интернете, или, как говорит Суд по интеллектуальным правам, это «техническое средство адресации».

  1. Товарный знак — это средство индивидуализации товаров и услуг, доменное имя — это, прежде всего, информационный ресурс.
  2. Владельцем товарного знака могут быть юридические лица, ИП и самозанятые, домен может получить любой человек.
  3. Товарный знак может принадлежать как единственному производителю товаров/услуг, так и коллективу правообладателей (коллективный товарный знак); у домена один владелец.
  4. Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена на основании его неиспользования; Для доменного имени его обязательное использование действующим законодательством не установлено.

Зачем регистрировать домен в качестве товарного знака?

Представьте ситуацию. Компания регистрирует домен, начинает развиваться, становится известной под выбранным доменным именем и прямо ассоциируется с ним. Домен указывают на визитках, он поднимается вверх в поиске. А потом кто-то регистрирует на себя товарный знак и приходит с претензиями к владельцу домена.

Если компания вовремя зарегистрирует свой товарный знак на себя, то споров и судов не будет — доменное имя зарегистрировано как товарный знак, вы владелец, а на руках есть свидетельство. В противном случае домен могут запретить использовать вообще, а могут только запретить вести через него определенный бизнес; компенсацию могут взыскать полностью или частично. Те, кто никогда не сталкивался с доменными спорами, думают, что эти споры решаются легко и просто: кто раньше купил домен, тот и прав. Если бы все было так очевидно, суды по доменам не растягивались бы на несколько лет.

  1. Дело № 305-ЭС17-8656 — суд запретил использовать домен, взыскал 10 000 рублей компенсации и судебные расходы
  2. Дело № 305-ЭС15-4698 — суд запретил использовать домен, взыскал госпошлину и расходы на юристов истца
  3. Дело №А40-279659/2018 — суд запретил использовать домен, зарегистрированный на 10 лет раньше товарного знака, взыскал только госпошлину

Если на домене расположен сайт компании из другой сферы или вообще какой-то личный блог, то нарушения товарного знака нет. Владелец домена продает на своем сайте одежду, а у кого-то товарный знак на кафе — ну, значит, владельцу кафе не повезло, бренд одежды его опередил. Тут нарушения товарного знака вообще нет.

Дело №А40-151668/2020

Москва, 2021 год. Одна компания зарегистрировала себе несколько доменов, среди которых был smarttag.ru. На этом домене компания разместила свой сайт. А зря: оказалось, что SmartTag — это зарегистрированный товарный знак другой компании.

Правообладатель SmartTag обнаружил сайт и отправил претензию нарушителю. Тот не отреагировал. Тогда правообладатель заверил сайт у нотариуса и обратился к оценщику, чтобы тот посчитал стоимость использования знака. Затем правообладатель подал иск в суд и потребовал компенсацию на основании отчета оценщика, получилось 13 129 396 рублей.

Первая инстанция в иске отказала. Суд сказал, что использование знака в одном только домене — это не нарушение, потому что по факту компания использовала в бизнесе собственный знак AirTag, а SmartTag у них было только в названии домена, и всё. Кроме того, суд посчитал, что цену права использования знака нужно рассчитывать только по заключенным лицензионным договорам, а у истца таких договоров ни с кем не было.

Апелляция решение первого суда отменила и приняла свое. Дело в том, что первый суд не учел разъяснения Пленума Верховного суда. А там было вполне ясно сказано: использование домена, сходного с чужим знаком, для продажи товаров и услуг, однородных тем, на которые этот знак зарегистрирован, — это уже само по себе нарушение. Факт нарушения был доказан, а что касаемо отчета оценщика — ну так в законе нигде и не сказано, что размер компенсации можно считать только по договорам. При этом содержание отчета никто не оспорил, да и контррасчет другого оценщика ответчик не представил.

В итоге с нарушителя взыскали 4 376 465 рублей. Получилось меньше только потому, что ответчик фактически использовал в своем бизнесе три знака: один чужой и два своих — вот заявленную компенсацию и поделили на три. Ответчик попытался оспорить решение в кассации, но Суд по интеллектуальным правам оставил все в силе.

Поэтому если домен представляет коммерческую ценность для компании, его название стоит зарегистрировать как товарный знак. Это даст возможность компании пресекать работу конкурентов на таких же или слишком похожих доменах, а также защитит компанию от «обратного захвата» домена, когда злоумышленники специально регистрируют товарный знак, чтобы отобрать чужой домен.

ZakonGuru.png

«ZakonGuru» — сервис персональной юридической помощи. На регистрацию знака компанию сподвигло то, что руководителем было обнаружено в выдаче Яндекса несколько сайтов с похожими названием или адресом сайта. Регистрация решила задачу доверителя, а Илья Тарасов, основатель сайта «ZakonGuru», опубликовал подробный отзыв о работе с нами.

Виды доменных споров

Выделяют несколько видов доменных споров.

1. Недобросовестная конкуренция

К недобросовестной конкуренции можно отнести ситуацию, когда предприниматели работают в одной сфере, под одним или слишком похожим названием, и при этом один другому мешает.

Если дело дойдет до спора в суде, на чьей стороне будет закон? В данной ситуации приоритет на доменное имя будет за владельцем товарного знака. Если он предъявит претензию владельцу домена, то с высокой долей вероятности владельцу домена запретят использовать этот домен как минимум для продажи товаров и услуг, в отношении которых действует зарегистрированный товарный знак. А иногда суд может полностью запретить использовать обозначение в домене. Домен разделегируют, а затем владелец товарного знака зарегистрирует его на себя.

2. Киберсквоттинг

Киберсквоттинг — это регистрация доменных имен, содержащих обозначения, которые принадлежат другим лицам, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования.

Дело №А21-10484/2015

Калининград, 2017 год. Один человек зарегистрировал домен saucony.ru и выставил его на продажу за 2 000 000 рублей на сайте доменного регистратора «Рег.ру». Домен был выбран неслучайно: Saucony — это известный американский бренд спортивной одежды. Владелец домена не имел к нему никакого отношения, и, видимо, хотел просто заработать на перепродаже домена.

Вместо выкупа домена американская компания обратилась в суд. Она указала на нарушение права на свой российский знак Saucony, потребовала прекратить использовать знак в домене и заодно заплатить компенсацию 300 000 рублей.

В суде ответчик сказал, что не использует чужой знак, потому что просто зарегистрировал домен и вообще не ведет на нем никакой бизнес. Суд с такой позицией не согласился: регистрация домена мешает истцу воспользоваться своим законным правом размещать знак в доменном имени, а при этом у самого ответчика законного интереса в использовании домена с таким названием нет — оно не отражает его имя или имя его компании, своего одноименного знака у него нет, и никаких других подтверждений законности своего интереса он не представил.

В итоге суд признал действия ответчика недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом, запретил ему использовать чужие товарные знаки в доменных именах и взыскал с него компенсацию — 300 000 рублей. Апелляция и кассация решение поддержали, Верховный суд тоже.

Те, кто занимаются киберсквоттингом, ничуть не лучше патентных троллей. Тролли тоже регистрируют товарные знаки, ничего под ними не производят и подают иски на другие компании, чтобы зарабатывать на компенсациях.

С киберсквоттингом можно и нужно бороться как раз с помощью своевременной регистрации товарного знака. Тогда не придется выкупать доменное имя и тратить нервы и средства.

3. Обратный захват

Бывает, компания специально регистрируют товарный знак и атакует через суд ничего не подозревающего владельца домена.

Иногда такой трюк удается, иногда — нет, зависит от обстоятельств дела. Если владелец домена попал в такую ситуацию, то ему нужно будет доказать, что товарный знак был зарегистрирован сторонней компанией только ради того, чтобы отнять у него домен. Если товарный знак был зарегистрирован незаконно, то это будет предметом отдельного спора. Владельцу домена придется идти в Палату по патентным спорам, ФАС или другой суд. Там нужно будет разбираться:

  • законно ли Роспатент вынес решение о регистрации знака;
  • использует ли владелец свой товарный знак в бизнесе на самом деле;
  • зарегистрировала ли компания товарный знак специально, чтобы навредить владельцу домена.

Если у владельца домена получится собрать доказательную базу и предоставить все необходимые данные, то действия заявителя признают злоупотреблением права и откажут ему в иске.

Особенности регистрации домена как товарного знака

Перед подачей заявки на регистрацию нужно обязательно проверять обозначение на пригодность к регистрации, как и любое другое обозначение, которое вы собрались регистрировать.

Учитывать нужно сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам, а также однородность товаров и услуг. Помимо этого на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Более подробно мы писали о проверке обозначения в нашей предыдущей статье.

Также следует помнить, что элементы «.ru», «.com» указывают на доменную зону и правовой охране не подлежат. В заявках мы указываем их в качестве неохраняемых элементов.

PiroGuru.png

Кто имеет право подать заявку на регистрацию домена в качестве товарного знака

Регистрация товарного знака по закону в РФ возможна только на ИП или юридическое лицо согласно ст. 1478 ГК РФ. Физическое лицо не может стать правообладателем такого объекта интеллектуальной собственности.

Порой на момент обращения к нам у доверителя не открыто ИП или юридическое лицо. Тогда мы заключаем договор с нашим доверителем, как с физическим лицом и готовим документы для Роспатента. Как только ИП или ООО регистрируют, мы сразу подаем заявку на товарный знак. Благодаря такому подходу мы экономим время и не упускаем приоритет на название. Более того, если доверитель планирует отрывать ООО, то он еще перед регистрацией компании знает, какое фирменное наименование стоит выбирать с учетом проверки и выявленных рисков.

Два способа избежать доменного спора с помощью регистрации товарного знака

Если компания использует домен и продает свои товары и услуги через интернет — стоит зарегистрировать домен в качестве товарного знака, чтобы это не сделал кто-то другой и не пришел с претензией. Использование товарного знака в доменном имени позволит обезопасить свою деятельность от конкурентов.

Если у компании уже есть зарегистрированный товарный знак, можно зарегистрировать домен, название которого совпадает с товарным знаком. Тогда будет достаточно одного товарного знака, чтобы защитить и обозначение компании, и домен, потому что они совпадают.

Если обозначение компании и домен отличаются, тогда надо регистрировать два товарных знака, чтобы получить на названия исключительные права и обезопасить свою деятельность и вложения в рекламу от конкурентов.

Коротко о главном

  1. Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности с точки зрения ГК РФ.
  2. Если домен представляет коммерческую ценность для компании, название домена стоит зарегистрировать как товарный знак. Товарный знак в доменном имени компании позволит пресекать работу конкурентов на таких же или слишком похожих доменах, а также защитит компанию от «обратного захвата» домена.
  3. Если товарный знак был зарегистрирован незаконно, то это будет предметом отдельного спора.
  4. Перед подачей заявки на регистрацию обозначение нужно проверять. При этом элементы «.ru», «.com» указывают на доменную зону и правовой охране не подлежат.
  5. Если обозначение компании и домен отличаются, тогда надо регистрировать два товарных знака.

Вопрос / ответ

  1. На кого лучше регистрировать товарный знак: ООО или ИП?

    В целом разницы нет. Сроки, пошлины, результат один и тот же. Но если у Вас есть и ИП, и ООО, тогда лучше зарегистрировать товарный знак на ИП. В таком случае Вы имеете законное основание после регистрации товарного знака заключить договор между Вашими ИП и ООО, по которому ИП предоставляет право пользования товарным знаком ООО, а ООО, в свою очередь, платит за это деньги ИП. Таким образом, Вы получаете канал для перевода средств со счета ООО на счет ИП.

  2. «Товарный знак» или «торговая марка»?

    «Товарный знак» и «торговая марка» — это, по сути, одно и то же. Так называют обозначения, зарегистрированные в Роспатенте — названия, логотипы, этикетки и упаковки товаров и другие.

    С юридической точки зрения, конечно, более правильно использовать формулировку «товарный знак». Именно так этот вид интеллектуальной собственности называется в Гражданском кодексе и именно так будет указано в вашем свидетельстве о государственной регистрации.

    Термин «торговая/товарная марка «ТМ» (™), «trademark» в наших законах не используется, вместо этого применяется термин «товарный знак». Буквы «ТМ» используются в западных странах — это их знак охраны товарного знака. В России используется маркировка ®.

    Поэтому произносить можно как угодно: «товарный знак», «торговая марка», но юридически верно — «товарный знак» или же «знак обслуживания». А «торговая марка» — это просто обиходное название для товарного знака. Более подробно об этом можно прочитать в нашей статье «Товарный знак и товарная марка: отличия».
  3. Сколько времени занимает регистрация товарного знака?

    После того, как мы заключили договор на регистрацию товарного знака, нам нужно 3-5 дней, чтобы провести поиск и подготовить заявительную документацию. Сроки в основном зависят от того, насколько оперативно доверитель отвечает на наши запросы по согласованию документов. Когда заявка готова и согласована, мы подаём заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент в электронном порядке.

    Первая экспертиза, формальная, идет в среднем месяц. В ходе этой экспертизы заявительная документация проверяется на соответствие установленным требованиям.

    На следующей стадии, стадии экспертизы по существу, товарный знак сравнивают с ранее зарегистрированными знаками и поданными заявками на предмет наличия схожих или тождественных обозначений. Эта экспертиза длится 4-6 месяцев. По окончании этой экспертизы мы получаем уведомление о положительном результате экспертизы по существу. Оно означает, что Роспатент готов зарегистрировать наш товарный знак. После того, как экспертиза по существу закончилась, заявитель оплачивает финальную пошлину за получение свидетельства. Затем Роспатент выпускает свидетельство на товарный знак и передает его нам, а мы направляем его вам.

  4. Что дает приоритет на товарный знак?

    Когда Вы подаете товарный знак на регистрацию, Вашей заявке присваивают порядковый номер и дату, в которую Вы подали заявку, считается датой приоритета. Если кто-то позже Вас подаст такой же или схожий до степени смешения знак, то на этапе экспертизы эксперт из этих двух знаков выберет и зарегистрирует тот, который был подан раньше. В этом и есть смысл права приоритета. Также документ, который Вы получаете (это уведомление о поступлении заявки в ФИПС), дает Вам возможность подтвердить, что Ваш товарный знак подан на регистрацию. Такой документ, иногда его называют приоритетной справкой, бывает нужен тогда, когда Вы взаимодействуете с торговыми центрами и хотите разместить вывеску на фасаде ТЦ или, например, с крупными интернет-магазинами и хотите разместить там свой товар.

    Также стоит учесть, что после регистрации товарный знак считается действующим не с даты регистрации, а с даты приоритета, т.е с даты подачи заявки в патентное ведомство. Что это значит для Вас? Например, если сегодня Вы подали на регистрацию товарный знак, а завтра Вы свидетельство ещё не получили, но кто-то уже начал нарушать Ваш будущий товарный знак, Вы можете уведомить нарушителя об этом нарушении и начать собирать доказательства его нарушения. После того, как товарный знак будет зарегистрирован, если нарушитель не остановился, то Вы сможете взыскать с него компенсацию за те нарушения, которые он совершил ещё до регистрации Вашего товарного знака, но позже даты приоритета.

  5. Нужно ли платить ежегодную пошлину за поддержание товарного знака в силе?

    Пошлина за регистрацию товарного знака платится один раз в процессе процедуры регистрации. Платится она в два этапа: после подачи заявки и после принятия решения о регистрации.

    С момента возникновения исключительного права на товарный знак вы 10 лет можете пользоваться вашим товарным знаком совершенно бесплатно, никакие ежегодные платежи, пошлины, комиссии и сборы не предусмотрены.

    По истечение десятилетнего срока или в последний год действия товарного знака или в течение полугода после окончания срока действия товарного знака вы можете заплатить пошлину за продление и тем самым продлить ваш товарный знак еще на 10 лет.

    В последний, десятый год срока действия товарного знака, если вы хотите продлить действие вашего товарного знака еще на 10 лет, нужно заплатить государственную пошлину за продление и подать в Роспатент соответствующее заявление. Тогда товарный знак будет действовать следующие 10 лет — и так продлевать товарный знак можно сколько угодно раз.

Полезные статьи

  • 21 11 2022
    Как юридически защитить софт
  • 18 03 2020
    Пять способов защитить компьютерную программу от плагиата – в материале Тинькофф-Журнала
  • 03 04 2024
    Сколько стоит регистрация товарного знака в 2024 году?
  • 31 03 2024
    Какие пошлины нужно платить за регистрацию товарного знака в 2024 году?
  • 17 11 2021
    Как самостоятельно зарегистрировать товарный знак?
  • 20 02 2024
    Как ускорить регистрацию товарного знака
  • 14 10 2022
    Я поискал сам в бесплатных базах, там таких знаков нет, можете просто подать заявку?
  • 29 11 2021
    Как подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 09 11 2022
    Дизайнерам: что стоит знать об интеллектуальных правах
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста