Как проверить товарный знак перед подачей заявки на регистрацию в Роспатент

Сегодня в России действует более 750 тысяч товарных знаков, и каждый год на регистрацию подают более 100 тысяч новых. Если подать в Роспатент заявку на регистрацию обозначения, слишком похожего на уже существующие товарные знаки, Роспатент откажет в регистрации, и потраченные на госпошлину деньги никто не вернет.

Перед тем, как обращаться к патентному поверенному, многие предприниматели хотят сами попробовать проверить свое обозначение на пригодность к регистрации. В этой статье мы расскажем, как можно это сделать, на что стоит обращать внимание и какие подводные камни чаще всего встречаются.

Зачем и когда проверять товарный знак

Мы не только регистрируем товарные знаки, но и помогаем компаниям и предпринимателям разрабатывать новые названия. По нашей практике, из двух-трех десятков вариантов названий после проверки пригодными к регистрации в лучшем случае оказываются четыре-пять. Все зависит от того, насколько конкурентная сфера деятельности компании и насколько высокие требования у Роспатента к товарам и услугам.

Если компания выпускает какое-то редкое оборудование или оказывает специфические услуги, то вполне может оказаться, что и кажущееся «обычным» название будет пригодно к регистрации.

Компания «АЛЬЯНС» производит оборудование под брендом «LOTOS». В процессе регистрации товарного знака нам сослались на девять зарегистрированных «Лотосов». Однако оборудование нашего доверителя отличалось от оборудования, входящего в перечень противопоставленных товарных знаков условиям реализации, кругу потребителей и назначению. В итоге знак был успешно зарегистрирован.

А вот при регистрации товарных знаков, касающихся медицинских и фармацевтических препаратов, внимание экспертизы чрезвычайно повышенное. Например, услуги дизайнерских бюро, название которых отличается парой букв, покупателям перепутать сложнее, потому что дизайнеров выбирают долго, внимательно и анализируют много информации в процессе выбора. С фармацевтическими препаратами совсем другое дело: покупатель в аптеке может не заметить разницы даже между названиями, которые отличаются друг от друга чуть ли не на половину слова.

При регистрациитоварного знака «МИРАСТИНОРМ» эксперт Роспатента сослался нам на товарный знак «МИРАМИСТИН». В ответе на предварительный отказ мы отметили, что назначение этих лекарственных средств разное, что исключало вероятность того, что их могут перепутать. В результате мы добились регистрации товарного знака «Мирастинорм». Однако позже эта регистрация стала предметом для спора в Палате по патентным спорам.

Проверка обозначения перед подачей заявки нужна для того, чтобы определить перспективы предстоящей регистрации и понять для себя, стоит ли подавать на регистрацию название в исходном виде или это окажется потерей времени, денег и нервов.

По результатам проверки товарного знака мы можем сделать следующие выводы:

1. Название в целом пригодно к регистрации и есть хорошие шансы его зарегистрировать
2. Обозначение спорное, но можно попробовать отстоять регистрацию через возможный спор с экспертом Роспатента
3. Название занято другой компанией либо есть слишком похожее. В таком случае можно подать заявку и попробовать договориться с другими правообладателями о получении письма-согласия, оспорить чужую регистрацию через суд или рассмотреть вариант смены своего обозначения.

Перед тем, как начать проверку: подбор товаров и услуг

Для начала нужно примерно определиться с классами МКТУ, к которым относятся товары или услуги, которые вы собираетесь выпускать под новым брендом. Для этого нужно открыть МКТУ на сайте Роспатента и поискать там соответствующий класс по ключевым словам.

а

Например, если вы открываете кафе, в МКТУ вы найдете для себя услуги «кафе», «кафетерии», «рестораны». Они относятся к 43 классу МКТУ, этот класс для вас и будет основным. Если помимо самих услуг у вас будут развлекательные мероприятия, то добавляйте себе 41 класс, в который входят «Услуги караоке». Собираетесь продавать футболки с названием кафе — добавляете 25 класс МКТУ с одеждой, и так далее. Нужно учесть все товары и услуги, которые вы планируете выпускать в ближайшие несколько лет под вашим брендом.

Выбирать классы товаров и услуг нужно очень внимательно. Дело в том, что если через несколько лет у компании появится новое направление деятельности в новом классе МКТУ, регистрировать товарный знак на новый класс придется заново, расширить перечень после регистрации нельзя. Поэтому мы всегда предлагаем доверителям регистрировать товарный знак максимально широко, с учетом будущего роста компании в перспективе 3-5 лет. Если ваш продукт не нашелся в самом МКТУ, можно заглянуть в Лексико-семантический идентификатор товаров и услуг — это справочник Роспатента, дополнение к МКТУ с более подробным перечнем товаров для каждого класса. Оба документа доступны на сайте ФИПС в разделе «Главная» → «Официальные публикации» → «Международные классификации» → «Международная классификация товаров и услуг».

В итоге у вас подберется один-два основных класса, и еще несколько дополнительных. Для предварительной проверки этого достаточно. Следующая задача — выяснить, не зарегистрированы ли уже в базах Роспатента такие же или слишком похожие знаки и заявки.

Государственная поисковая система по товарным знакам

Официальный источник информации по товарным знакам есть только один: это Реестр зарегистрированных товарных знаков и Реестр поданных заявок Роспатента. Оба Реестра опубликованы на сайте ФИПС и открыты для бесплатного доступа.

Одно «но»: в Реестрах нельзя искать товарные знаки по названиям. Логика в том, что Реестр — это только источник официальных публикаций, а не поисковая система. В Реестрах можно искать записи только по точным данным: по регистрационным номерам и дате публикации. Для поиска по названиям нужно использовать поисковую систему , которые берут данные из Реестров и обрабатывают поисковые запросы за счет собственных алгоритмов.

Поисковая система ФИПС — это по сути единственная официальная поисковая система. С одной стороны, она работает примерно по тем же алгоритмам, по которым работает система самих экспертов ФИПС. С другой стороны, эта система выдает результаты не всегда в релевантном порядке: иногда сходный знак обнаруживается где-нибудь на десятой странице поиска, а иногда и не обнаруживается вовсе.

Профессиональные коммерческие системы для проверки

Патентные поверенные пользуются специальными коммерческими сервисами. Они дают более релевантные результаты поисковой выдачи, чем государственная поисковая система. Самые популярные профессиональные системы — linkmark.ru и poiskznakov.ru. Эти сервисы регулярно берут информацию из официальных реестров.

Для самостоятельной предварительной проверки можно использовать именно этот вариант. Начать можно с сайта linkmark.ru — там есть бесплатный поиск по уже зарегистрированным знакам. Заявки он бесплатно не покажет, а регистрации — вполне.

Почему не стоит пользоваться бесплатными базами для проверки

Мы крайне не рекомендуем пользоваться бесплатными базами для проверки своего товарного знака.

В большинстве бесплатных поисковых систем есть только сведения об уже зарегистрированных товарных знаках, но нет информации о заявках. Без проверки по заявкам проверка по сути не имеет смысла. Также в большинстве таких систем нет сведений о международных регистрациях товарных знаков, действующих на территории России, хотя их тоже нужно обязательно учитывать при проверке.

Публикаторы бесплатных «баз товарных знаков» не отвечают за их полноту. Никто не знает, когда, как и насколько правильно обновлялась эта база и действительно ли она содержит актуальные сведения обо всех действующих регистрациях. Кроме того неизвестно, по каким алгоритмам работают бесплатные поисковые системы и насколько актуальные результаты выдачи они показывают.

Некоторые рекламные базы показывают «оценку оригинальности» или «степень сходства» знака в процентах в ключе «92% сходства, вероятность регистрации низкая» или «35% сходства, вероятность регистрации высокая». Этим показателям в процентах доверять опасно.

Дело в том, что в законах нет абсолютных правил, которые бы точно задавали условия сходства обозначений, однородности товаров и других оценочных критериев. Есть только набор из нескольких десятков факторов, на каждый из которых может повлиять свой десяток обстоятельств. Все они оцениваются экспертом субъективно, с учетом действующего законодательства, практики судов и Палаты по патентным спорам. Поэтому автоматических систем, которые бы могли достоверно оценивать в процентах перспективы регистрации не существует в принципе, даже платных.

На что обращать внимание при самостоятельной проверке

Сходство обозначений нужно оценивать не просто «на глаз», а в соответствии с методическими рекомендациями Роспатента — так, как это будет делать проверяющий эксперт. Вот на что нужно обращать внимание: сходство обозначений, однородность товаров или услуг, а также иные факторы, влияющие на опасность смешения.

Сходство обозначений. Эксперт оценивает сходство обозначений по фонетическому, графическому и семантическим признакам. Фонетический — насколько похоже произносятся слова, графический — насколько похоже пишутся, семантический — насколько похоже по смыслу.

Сходство обозначений эксперт Роспатента определяет по собственному усмотрению на основании практики и актов Роспатента. Например, если мы подаем на регистрацию обозначение «Vektor», экспертиза Роспатента сочтет наличие сходства до степени смешения в следующих случаях:

1. Уже есть товарный знак, который отличается только регистром букв: Vektor — VekTor.
2. Уже есть товарный знак, который написан в другом алфавите: «Вектор» — Vektor.
3. Уже есть товарный знак, который отличается на одну-две-три буквы и звучит в целом похоже: Vektor — Vecktor.
4. Заявляемое обозначение отличается от уже занятого только элементами, не обладающими различительной способностью вроде «плюс», «центр» или номера региона: Vektor — Vektor, Ваш Вектор.
5. Заявляемое обозначение отличается от уже занятого только дополнением указания на вид деятельности, например, «ресторан» или «кафе»: Vektor — Vektor-auto.

Оценивают фантазийность понятий, логическое ударение, выделяют сильные и слабые элементы. Например, «Фрукт» и «Империя фруктов» — это несходные обозначения, а «Яблоко» и «Зеленое яблоко» — сходные. В первом случае добавленное второе слово меняет смысл обозначения, а во втором — не очень.

Графика, звучание и смысл создают общее впечатление от обозначения. Именно это суммарное впечатление и оценивает эксперт. В одних случаях обозначения могут отличаться всего на одну букву, но разница будет кардинальной, а в других случаях и пять букв разницы не будут играть роли.

Однородность товаров и услуг. Обратите внимание на то, что деление товаров и услуг по классам МКТУ не предназначено для определения сходства: как в одном классе МКТУ могут находиться неоднородные товары, так и в разных классах МКТУ могут находиться однородные. Иногда бывает так, что однородными признают даже товары и услуги между собой.

Эксперты Роспатента и суды при определении однородности обращают внимание на более чем десяток факторов: вид товаров, их свойства, материалы из которых они изготовлены, предназначение, цена, взаимозаменяемость, взаимодополняемость, способы рекламирования и продажи, условия сбыта, круг потребителей и другие факторы. Более детально разобрать подходы судов к оценке однородности тех или иных товаров можно почитав судебные решения в базе «Судакт» или Картотеке арбитражных дел.

Помимо сайта ФИПС, надо проверять название по базам Global Brand Database на предмет выявления тождественных и сходных обозначений среди международных регистраций, действующих на территории РФ

Если зарегистрированные на однородные товары и услуги действующие обозначения выявлены, тогда следует изучить, есть ли основания для их аннулирования: нарушение правил, с которыми можно ознакомиться в ст. 1483 ГК РФ или основания, связанные с неиспользованием «торговой марки», прописанные в ст. 1486 ГК РФ.

Иные факторы. Также на оценку опасности смешения влияют и иные факторы. Например, известность обозначения, объем его реального использования, наличие серии товарных знаков и другие обстоятельства. Например, чем известнее компания-правообладатель на рынке, тем выше вероятность, что с ее обозначением могут перепутать другое обозначение, поэтому вероятность смешения повышается.

После того, как вы проверите все найденные знаки, имеет смысл написать свое название на транслите и проверить все заново. Дело в том, что многие системы неправильно транслитерируют слова с кириллицы на латиницу и наоборот, и из-за этого иногда можно получить два разных результата поисковой выдачи.

При этом нужно будет отсмотреть все результаты поисковой выдачи до конца. Иногда бывает так, что даже профессиональные коммерческие системы показывают сходное обозначение где-то в районе тридцатой страницы поиска, когда уже, казалось бы, сходных обозначений точно нет.

Когда вы закончите предварительную проверку, скорее всего выяснится, что из пары десятков вариантов названий по меньшей мере половина уже точно занята. Два-три названия вроде как свободны и еще три-четыре под вопросом — вроде бы есть сходные знаки, а вроде бы и не очень то они и похожи.

Дальше пора переходить к регистрации товарного знака. Тут у предпринимателя есть два варианта.

Первый вариант: самостоятельная регистрация. Предприниматель сам выбирает самое перспективное на его взгляд обозначение, сам подает заявку в Роспатент и сам ведет все делопроизводство.

Второй вариант: обратиться к специалисту — патентному поверенному, чтобы он уже полноценно проверил оставшиеся варианты и провел процедуру регистрации от начала и до конца.

Что делать, если найден похожий товарный знак

Предположим, по итогам проверки обнаружился похожий товарный знак стороннего правообладателя.

Первый вопрос заключается в том, насколько квалифицированный специалист определил это самое сходство. То, что может показаться человеку, никогда не работавшему с товарными знаками или имеющему опыт буквально в пару десятков регистраций — совершенно не то же самое, как если бы проверку проводил эксперт Роспатента или патентный поверенный с опытом тысячи регистраций. Вполне может оказаться, что вывод о сходстве сделан неправильный и стоит посоветоваться с патентным поверенным.

Если найденное обозначение действительно сходно, то обычно здесь есть два основных пути решения задачи. В первом случае мы можем или выбрать новое название или подобрать название, которое будет ассоциироваться с исходным обозначением, и не будет сильно от него отличаться.

«Superpet» — крупный производитель кормов для домашних животных. Сначала компания обратилась к нам за регистрацией товарного знака «SUPERCAT». Оказалось, что знак «Суперкот» уже был давно занят патентными троллями, и работать под таким названием было небезопасно. Мы помогли доверителю доработать название, чтобы оно не сильно отличалось от исходного и при этом было пригодно к регистрации — придумали название «SUPERPET» (суперпитомец). Название подходило под деятельность компании на случай расширения ассортимента и доверитель сказал, что мы предложили просто идеальный вариант. Мы подали заявку и прошли регистрацию.

Во втором случае мы можем подать знак в том виде, в каком он есть, и постараться добиться решения о регистрации за счет аргументированной переписки с экспертами Роспатента, а также запросить письмо согласие у правообладателя сходного знака.

Группа компаний «Главстрой» — один из крупнейших застройщиков России. В феврале 2019 года компания обратились к нам за регистрацией товарного знака «BALANCE». Оказалось, что компания из другого города уже подала заявку на регистрацию такого же названия. Вариант ребрендинга наш доверитель принципиально не рассматривал. Тогда мы подали заявку на регистрацию в исходном виде, провели переговоры с правообладателем зарегистрированного товарного знака «Баланс». Переговоры заняли несколько месяцев, но в результате мы добились получения письма-согласия от правообладателя. Знак был успешно зарегистрирован.

Однако здесь стоит учитывать, что не во всех случаях письмо согласия может помочь регистрации товарного знака. Бывают случаи, когда в регистрации могут все равно отказать, даже несмотря на полученное письмо.

Стоимость и сроки проверки товарного знака

Разные специалисты понимают под проверкой товарного знака разные вещи. Для кого-то проверка товарного знака — это просто сформировать таблицу с перечнем найденных товарных знаков и заявок. То есть, патентный поверенный платит за доступ к базам, проводит поиск, составляет таблицу и отдает ее заявителю, чтобы показать результат. Некоторые фирмы и вовсе не вникают в сферы деятельности компаний со сходными обозначениями, а просто ставят доверителя перед фактом, мол, знак плохой, надо менять название.

«Город деталей» — игровой детский центр в Находке. Прежде чем приступить к регистрации товарного знака, предприниматель решила заказать экспертную проверку названия в крупном московском патентном бюро. Оказалось, что в России уже зарегистрировано много товарных знаков вроде «город», «городок» и похожих. Специалисты бюро предложили за отдельные деньги «доработать» знак графикой: заменить в слове «город» буквы «о» похожим рисунком: мячиками, колесиками или фрагментами конструктора. Однако задача предпринимателя была в том, чтобы защитить не только логотип, но и само название. В поисках возможностей регистрации Анна обратилась к нам. Мы провели свою экспертную проверку и изучили отчет коллег. В базах зарегистрированных товарных знаков мы действительно нашли товарные знаки «Город», «Городок» и несколько других похожих знаков, зарегистрированных на услуги детских центров. Но едва ли «Город деталей» можно перепутать с «Городом». Поэтому мы предложили подать на регистрацию название в исходном виде. В результате экспертиза согласилась с нашей позицией и не стала отказывать в регистрации: все-таки «Город деталей» и просто «Город» — слишком разные названия. Товарный знак был успешно зарегистрирован.

Когда к нам обращаются за проверкой, то наша задача, как специалистов, не просто отдать таблицу с результатами поиска, а рассказать доверителю о перспективах регистрации его названия, предложить ему несколько вариантов решения задачи и помочь выбрать наиболее подходящий из них по результатам проверки.

Стоимость экспертной проверки у нас составляет 15 000 рублей, и занимает в среднем 5 рабочих дней. В рамках одной проверки мы проверяем до пяти вариантов названий, отдельно заказываем поиск по графике, анализируем результаты проверки, разрабатываем стратегии регистрации и даем рекомендации по дальнейшим действиям.

Также при проверке мы оцениваем перспективы аннулирования чужих товарных знаков и готовы пойти в суд за прекращением правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, как, например, это было при регистрации товарного знака «Метеор» — мы помогли компании аннулировать в суде мешающий их регистрации товарный знак. В результате проделанной работы наши исковые требования были удовлетворены.

В общем, если вы планируете обратиться к патентному поверенному за проверкой товарного знака, нужно заранее проговорить, что именно понимается под «проверкой» — сколько вариантов названий готов проверить специалист в рамках одной проверки, проверяет ли он графику, в каком виде отдает результаты проверка, и самый главный вопрос — что он будет делать, если выяснится, что товарный знак нельзя зарегистрировать.

Можно ли использовать свободный товарный знак без регистрации

На первый взгляд может показаться, что если мы проверили товарный знак и не нашли такой же, то мы можем работать под своим обозначением и никто не сможет нам помешать.

Однако каждый год предприниматели и компании подают на регистрацию порядка 100 тысяч заявок, есть ненулевая вероятность того, что то обозначение, которое сегодня никем не занято завтра окажется занятым. Поэтому работа под обозначением, которое еще никем не зарегистрировано, не грозит какими-то штрафами, судами и компенсациями, но вместе с тем, есть риск того, что это обозначение зарегистрируют, со всеми вытекающими. Если вы придумали название, которое оказалось пригодным для регистрации в качестве товарного знака, лучше подать его на регистрацию не откладывая это дело в долгий ящик.

Коротко о главном

1. Предварительная проверка обозначения нужна, чтобы заранее определить перспективы его регистрации и решить, подавать или нет
2. Подавать знак на регистрацию без предварительной проверки как правило не имеет смысла — слишком высока вероятность попасть на уже зарегистрированное обозначение
3. Если вы хотите попробовать проверить обозначение самостоятельно — используйте профессиональные коммерческие системы. Пользоваться бесплатными поисковыми базами крайне не рекомендуется.
4. Самостоятельная проверка поможет вам отсеять большую часть выбранных вами вариантов названий. Выбор окончательного варианта обозначения для подачи на регистрацию надежнее доверить патентному поверенному.
5. Разные специалисты делают разный объем работы, когда проверяют товарные знаки. Даже если стоимость услуг по проверке у разных специалистов одинаковая, это еще не означает, что они выполнят одинаково качественно одинаковый объем работы. Поэтому перед тем, как заказывать проверку товарного знака у патентного поверенного, изучите его портфолио и уточните, какой объем услуг он понимает под словами «проверка товарного знака».

Если вам нужна помощь в проверке и регистрации товарного знака, свяжитесь с нами. Мы изучим вашу ситуацию, бесплатно предварительно проконсультируем вас и проведем предварительную проверку обозначения. Дальше по итогам предварительной проверки мы предложим вам несколько вариантов действий по регистрации и поможем выбрать лучший.