Мы зарегистрировали федеральный товарный знак США по национальной процедуре регистрации в 5 раз дешевле и в 2 раза быстрее, чем при обычной регистрации по процедуре Мадридского соглашения

25.12.2017

В апреле 2017 года к нам обратились ООО "Парус" из Ростова-на-Дону. ООО "Парус" являются частью холдинга-производителя безалкогольных напитков, которые производятся и продаются преимущественно на территории Северной Америки (США, Канада). В связи с этим компания обратилась к нам для регистрации в США товарного знака их нового энергетического напитка. 

Обычно российские патентные поверенные при необходимости регистрации товарного знака в другой стране пользуются процедурой регистрации международного товарного знака, предусмотренной Мадридским соглашением. В этом случае заявка на регистрацию товарного знака подается в Роспатент, Роспатент направляет заявку во Всемирную Организацию Интеллектуальной собственности (ВОИС), и затем ВОИС направляет заявку уже в национальное патентное ведомство страны назначения.

Однако, в том случае, когда заявителю нужно зарегистрировать товарный знак только в одной стране, международная регистрация по процедуре Мадридского соглашения является неоправданно дорогостоящей в связи с пошлинами, которые необходимо платить в ВОИС. Так, в частности, при регистрации товарного знака в США по процедуре Мадридского соглашения пошлина составит 1041 швейцарский франк (приблизительно 61 000 рублей), а при регистрации по национальной процедуре напрямую в США, без участия ВОИС, пошлина составляет 225 долларов США (приблизительно 12 500 рублей). Таким образом, пошлина за регистрацию товарного знака в США по национальной процедуре практически в пять раз меньше, чем при регистрации по системе Мадридского соглашения.

Более того, регистрация товарного знака по национальной процедуре в США занимает в среднем 7-9 месяцев, тогда как регистрация по процедуре Мадридского соглашения занимает примерно полтора года.

США являются одной из немногих стран, в которых для подачи заявки на регистрацию товарного знака не нужно привлекать национального патентного поверенного. Благодаря этому мы самостоятельно подготовили и 2 мая 2017 года подали заявительную документацию для регистрации товарного знака напрямую в американское патентное ведомство (USPTO), без привлечения американского патентного поверенного. В ходе делопроизводства по регистрации товарного знака мы также без привлечения американского поверенного взаимодействовали с экспертизой USPTO. 

В декабре 2017 мы получили свидетельство на товарный знак США №5354317 и перед новогодними праздниками обрадовали нашего доверителя хорошими новостями.

Вопрос / ответ

  1. Что такое ВОИС?

    Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности. Секретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Женеве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90 стран. В настоящее время членами ВОИС являются 193 государства.

  2. Что такое Мадридская система международной регистрации товарных знаков?

    Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

    С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

    Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки. Подается одна международная заявка через Роспатент в ВОИС, а ВОИС уже самостоятельно рассылает заявку в выбранные для регистрации страны. В дальнейшем каждая страна самостоятельно принимает решение о регистрации вашего товарного знака.

  3. Когда не подходит процедура Мадридского соглашения?

    Как правило, большинство компаний пользуются мадридской системой и не работают с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных.

    Однако бывают такие ситуации, когда использовать процедуру, предусмотренную Мадридским соглашением невыгодно или невозможно. Регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения может стать нерациональной тратой времени и денег в том случае, если нужна регистрация товарного знака за рубежом в одной-двух странах. В таком случае может получиться так, что национальные пошлины, если подавать заявку напрямую, в 2-3 раза меньше, чем пошлины ВОИС.

    Также в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны.

  4. От чего зависит размер госпошлин при международной регистрации товарного знака?

    Размер государственных пошлин при международной регистрации товарного знака зависит от выбранного способа регистрации, от количества выбранных стран, от количества классов МКТУ товарного знака т.к. за каждую страну и класс добавляется дополнительная пошлина. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина платится в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС.

    Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate». Или же вы можете связаться с нами, чтобы мы рассчитали размер госпошлин для регистрации вашего товарного знака.

  5. Чем регистрация товарного знака по Мадридской системе отличается от национальных регистраций?

    Когда мы подаем заявку по национальной процедуре, это значит, что мы подаем заявку в патентное ведомство отдельно взятой страны. Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

    В большинстве стран подать национальную заявку можно только через местных патентных поверенных. Иностранные граждане не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут.

    Мадридская система нужна для того, чтобы упростить процедуру регистрации товарного знака в нескольких странах. Работает она следующим образом: вместо того, чтобы как по национальной процедуре, подавать в каждую страну отдельную заявку, мы подаем единую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и оттуда ВОИС самостоятельно рассылает заявки по нужным странам. Это проще, потому что заявка подается одна, на одном языке, а дальше патентные ведомства сами заявки принимают. Дальнейшее делопроизводство также идет через ВОИС: централизованное управление продлением прав, управление лицензиями, отчуждениями, и так далее.

Полезные статьи

  • 12 04 2022
    Как зарегистрировать товарный знак за рубежом
  • 12 10 2022
    Могу ли я зарегистрировать свой знак на весь мир и сколько это будет стоить?
  • 17 10 2022
    Когда регистрация по Мадридской процедуре выгоднее, чем по национальной?
  • 12 10 2022
    Как устанавливается дата приоритета при подаче Мадридской заявки?
  • 13 10 2022
    Когда лучше подавать международную заявку, вместе с российской или попозже?
  • 26 10 2022
    Почему крупные компании используют для своих товаров разные бренды в разных странах?
  • 02 11 2022
    Как выбрать страны для регистрации товарного знака?
  • 04 11 2022
    Как заранее узнать, зарегистрируют ли мой знак в другой стране или нет?
  • 19 10 2023
    Теперь любой человек может зарегистрировать собственный товарный знак: 3 главных риска, которые коснутся каждого
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста