Эта публикация — дополнительный материал к книге о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи!» Алексея Башука и Максима Ильяхова. Если вам понравилась книга и вы считаете, что она полезна читателям, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге на сайте «Лайвлиб», «Озон», издательства «Альпина» или магазина «Читай-город».
Возможно, именно ваша рекомендация поможет кому-то сделать правильный выбор. А может быть, издательство посмотрит отзывы и предложит выпустить продолжение — кто знает :-)
Некоторые франшизы строят свой бизнес вокруг патентов. На эти патенты они дают лицензии своим франчайзи, франчайзи платят им за это деньги — так всей сетью и живут.
В моей книге об интеллектуальных правах мы подробно разбираем, как проверять франшизный договор и саму франшизу, а в этой отдельной статье поговорим о более тонких деталях: как проверять патенты франчайзера и где может прятаться подвох.
Среди франшизных патентов бывают реально мощные права — например, есть несколько франшиз, которые предоставляют права на использование запатентованных рекламных конструкций. Сами по себе технические решения не бог весть какие инновационные, но патенты написаны хорошо, и как их защищать, тоже понятно.
Иногда попадаются слабенькие «патенты ради патентов» типа патентов на способ производства чего-нибудь — вроде патент и есть, только вот в случае чего нарушение доказать будет очень сложно. А порой и вовсе оказывается, что франшиза называет «патентами» то, что вообще не имеет отношения к настоящим патентам.
Давайте для затравки расскажу сначала пару занимательных историй из жизни, а потом посмотрим, как проверять франшизы с патентами.
Как одна компания рассказывала про «запатентованную фишку» в рекламе, а на деле никаких патентов у нее не было
Дословная цитата с сайта франшизы: «Наша запатентованная фишка — рисовать портреты покупателей на стаканчиках кофе». Звучит так, словно им принадлежит исключительное право и никто, кроме их сети, не может рисовать портреты на стаканах.
Только вот вы уже человек подкованный, и вас так легко не проведешь. Вы знаете, что патентуют не какие-то там «фишки», а конкретные технические и художественно-конструкторские решения: полезные модели, изобретения и промышленные образцы.
Чувствуете же, как подозрительно звучит: в идее рисовать портреты на стаканчиках кофе нет ни технического решения, ни технического результата — откуда тут взяться патентам?
Может, они запатентовали способ нанесения рисунка и какое-нибудь хитроумное устройство для этого дела, просто в рекламе это вот так глупо назвали — кто знает. Надо смотреть в патентные базы и разбираться, что там на самом деле.
Оказывается, что никакого патента у компании нет и не было. Есть только один товарный знак в виде изображения стаканчика кофе с портретом женщины на нем. Причем контур самого стакана помечен как неохраняемый элемент. Да, вы правильно прочитали, у них не патент, у них товарный знак.
Понимаете, что это значит? Регистрация знака охраняет только именно этот портрет — как логотип. И всё.
Для сравнения: у KFC зарегистрирован как товарный знак логотип с лицом Полковника Сандерса — такой мужичок с бородой в белом костюме. Только вот KFC не говорят, что «запатентовали фишку изображать людей на картонных ведрах с курицей». Их регистрация защищает одну конкретную картинку полковника, а не целую концепцию «лицо на картонном ведре». Так и здесь.
Представьте ситуацию, что вы не покупали у кофейни с художественным уклоном никакой франшизы, а просто тоже начали рисовать портреты покупателей на стаканчиках. Что они сделают вам своим товарным знаком? Ничего.
Портреты других людей будут существенно отличаться, а значит, никакого нарушения прав той франшизы не будет — вы же не воспроизводите их конкретный портрет с товарного знака. Получается, что на деле покупатели франшизы не получали никакого исключительного права на концепцию рисования лиц на стаканчиках. Слова в рекламе про «запатентованную фишку» не соответствуют действительности.
Может быть, франшиза сильна чем-то другим и ее франчайзи и правда зарабатывают деньги — кто знает. Но если и покупать такую франшизу, то только с полным пониманием того, что никакой монополии на рисование портретов на стаканчиках у них на самом деле нет.
Компания получила свидетельство на программу, а в рекламе рассказывала про «запатентованную айти-платформу»
Франшиза рекламного бизнеса. В рекламе говорят, что у них есть «запатентованная» айти-платформа. Вокруг всей этой платформы и строится франшиза.
Открываем «патент», и выясняется, что это никакой не патент, а свидетельство на регистрацию программы. Понимаете, в чем разница?
Чтобы получить патент, нужно провести патентный поиск, подать заявку и пройти экспертизу Роспатента. Эксперты проверяют новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость, и только если все подтвердилось, выдают патент. Такой патент защищает саму суть способа, заложенного в программу.
А чтобы получить свидетельство на программу, никакой экспертизы по существу проходить не нужно. Роспатент никак не проверяет код программы и ее работу. Достаточно просто заполнить заявление, приложить копию исходного кода, оплатить пошлину и отправить документы в Роспатент. Так можно подать на регистрацию любой код, хоть случайную последовательность символов — и получить свидетельство.
Регистрация программы — это же не патентование, а депонирование. По сути, заявитель просто кладет исходный код в госархив и получает бумажку о том, что действительно принес такой-то код на такую-то дату.
Вы уже догадываетесь, в чем подводный камень. Патент помогает защищать саму суть программы, а свидетельство — только сам текст исходного кода. Если кто-то напишет свою программу с точно такими же возможностями и запустит свою такую же франшизу, владелец свидетельства не сможет этому помешать.
Вполне может быть, что сама франшиза работает и приносит деньги. Только вот никакого патента на самом деле у франчайзера нет и исключительного права на суть решения, заложенного в «айти-платформу», тоже нет. Если взять другой товарный знак и создать такую же по сути программу, можно вести бизнес и не платить никаких паушальных взносов, ничего вам за это не будет.
Понимаю, что история могла быть немного занудной, но согласитесь: покупателю франшизы явно стоит узнать о таких деталях, прежде чем отдавать деньги. Получается, если франчайзер строит франшизу на патенте, сначала нужно выяснить: а есть ли у него вообще этот патент?
Дальше нужно разобраться, действует патент или нет. В отличие от товарных знаков, которые продлеваются раз в десять лет, платить за поддержание патента в силе нужно каждый год. Если этого не сделать вовремя, патент прекратит действовать. «Ой, а я забыл заплатить ежегодную пошлину» — это заурядное дело.
Потом нужно посмотреть, кто является правообладателем патента: то лицо, которое заключает франшизный договор с вами, или кто-то другой. Если кто-то другой, тогда нужно разбираться, есть ли у него право так действовать.
Если патент есть и это правда патент, он действует и правообладатель у него тот, кто нужен — стоит проверить сам патент.
Нужно оценить объем правовой охраны, который дает патент
В книге об интеллектуальных правах мы на примерах разбирали, чем отличаются слабые патенты от сильных. Здесь напомню в двух словах, а потом расскажу, при чем тут франшизы.
Объем правовой охраны определяется формулой патента. В формуле указываются признаки — главные характеристики запатентованного решения. Чем объемнее формула и чем больше в ней признаков, тем на самом деле меньше объем охраны. С каждым дополнительным признаком уменьшается количество продуктов, которые попадают под охват формулы.
Доказать нарушение патента можно, только если в продукте использован каждый признак из формулы патента. Изобретения защищаются шире полезных моделей, там нарушение могут признать еще и когда вместо признака из формулы в продукте использован его эквивалент. Помните историю с патентом на иллюминаторы, где в формуле написали про соединение рам сваркой, а другая компания сделала такой же иллюминатор, только соединила рамки болтами, и в итоге суд признал, что нарушения нет — вот я про такие случаи.
Представьте себя на месте конкурента франчайзера: что вы могли бы сделать, чтобы обойти патент? Может быть, там какой-нибудь патент на полезную модель с огромной формулой, и вам не составит труда заменить несколько признаков на другие, чтобы уйти от нарушения патента, как в деле с иллюминаторами. Сможете вы — смогут и конкуренты.
Зайдите и с другой стороны: если кто-то без разрешения использует запатентованное решение, как вычислить нарушителя и доказать нарушение? Бывает, что патент защищает какой-нибудь алгоритм или способ, который красиво выглядит на бумаге, только вот который практически нереально защитить от нарушителей в жизни. Откуда мы узнаем, как работает далекий сервер или станки за высоким забором?
Если бы вы покупали зерно, вы бы ставили цену в прямую зависимость от объема: тонна зерна стоит меньше, чем сто тонн. Вот и у интеллектуальных прав, грубо говоря, тоже есть свой объем. Проверяйте его, чтобы знать, за что платите.
Я это всё к тому, что если у франчайзера плохо защищено то, что является сердцем франшизы, вероятно, вам там просто не за что платить. Окей, у них там какое-то уникальное техническое решение, якобы запатентованное. Вы находите патент и видите, что то же самое можно сделать по-другому и даже лучше, и нарушением патента это не будет. Нужно ли вам платить этим людям, чтобы получить право на их технологию, если она у вас, по сути, уже в руках и бесплатно?
Стоит проверить патент на устойчивость к аннулированию и зависимость
До 2014 года заявки на полезные модели не проходили экспертизу по существу. Государство выдавало патент под ответственность заявителя: мол, ты сам проверяй новизну, промприменимость, «техничность» решения и все остальное, приноси нам заявку, и мы выдадим патент. Если этот патент кого-то потом не устроит, пусть этот кто-то обращается к нам с возражением в Палату по патентным спорам, вот тогда мы все проверим и отменим патент, если он и правда так плох.
А теперь представьте картину. Есть предприниматель, который думает, что что-то изобрел — например, какую-то рекламную конструкцию. Он подает заявку в Роспатент и получает патент на полезную модель. С этим патентом он запускает франшизу: франчайзи устанавливают рекламные конструкции в своих городах и зарабатывают на продаже местным предпринимателям рекламы на этих конструкциях. Рано или поздно франшиза сталкивается с нарушителями патентных прав — оказывается, что другие рекламные компании давно производят аналогичные конструкции. С юридической точки зрения они сейчас нарушают исключительное право патентообладателя, но вот что будет, когда кто-то догадается пойти в Палату по патентным спорам, чтобы оспорить патент? Такая франшиза — колосс на глиняных ногах.
Сейчас ситуация изменилась: полезные модели проходят экспертизу по существу, теперь все заявки проверяют и больше не выдают патенты на все подряд. Но этот исторический экскурс тут не просто так.
Если вы покупаете франшизу и вам дают право использования запатентованного решения, то нужно убедиться, что этот патент не так-то просто аннулировать.
Во-первых, нужно посмотреть, что там за патент: если это полезная модель с датой приоритета до 1 октября 2014 года — дело пахнет керосином. А такие еще есть: патенты на полезные модели действуют десять лет, поэтому мы будем сталкиваться с непроверенными патентами вплоть до 2024 года.
Во-вторых, стоит провести патентный поиск и проанализировать патент — считайте, перепроверить за экспертом Роспатента, точно ли патент был выдан правильно. Может быть, вам удастся найти основания для аннулирования патента — кто знает.
Третье: изобретение может оказаться зависимым. Грубо говоря, представьте, что есть патент на синхрофазотрон, а компания запатентовала такой же синхрофазотрон, только с кастрюльной ручкой сверху. Роспатент выдаст патент и будет абсолютно прав. Только вот без разрешения первого патентообладателя синхрофазотрона продавать такие устройства будет нельзя, и кастрюльная ручка тут не поможет.
Проверяйте не только патент, но и патентную чистоту продукта
Патент защищает одно конкретное техническое решение, а в готовом продукте может быть воплощено одновременно десятки разных решений. Может оказаться так, что франчайзер получил патент и предлагает продавать свой продукт, только при этом его продукт все-таки нарушает чужие права.
Из книги о защите интеллектуальных прав вы уже знаете, что наивно думать «если у меня есть патент, значит, я не нарушаю чужие права». А вот франчайзер может об этом не знать, особенно если речь идет о небольшой начинающей сети.
Поэтому по-хорошему перед покупкой запатентованной франшизы стоит проверять не только патент, но и патентную чистоту продукта. Для этого нужно взять продукт и проверить каждый его элемент. Грубо говоря, если франшиза продает запатентованные стулья, то нужно выяснить, а не запатентованы ли кем-то другим колесики, которые производит для этих стульев франшиза. Только на основании такого анализа можно убедиться в том, что при продаже продукта не будут нарушены чужие патентные права.
Как проверять патент франчайзера, кратко:
- Проверьте, есть ли патент вообще или нет и что это именно за патент. Иногда «патентом» называют свидетельство на товарный знак или программу для ЭВМ — а это не имеет никакого отношения к патентам.
- Если это патент на полезную модель и его дата приоритета раньше, чем 2014 год, есть риск, что патент неустойчив к аннулированию.
- Убедитесь, что срок действия патента не истек, а патентообладатель вовремя платит пошлины за поддержание патента в силе.
- Проверьте объем правовой охраны, который дает патент. Для этого нужно вычитать формулу патента, изучить его признаки и оценить их на вероятность «обхода».
- Если решите покупать франшизу, проверьте продукт компании на патентную чистоту.
