Эта публикация — дополнительный материал к книге о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи!» Алексея Башука и Максима Ильяхова. Если вам понравилась книга и вы считаете, что она полезна читателям, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге на сайте «Лайвлиб», «Озон», издательства «Альпина» или магазина «Читай-город».
Возможно, именно ваша рекомендация поможет кому-то сделать правильный выбор. А может быть, издательство посмотрит отзывы и предложит выпустить продолжение — кто знает :-)
В чем смысл франшизы? В том, что одна компания продает другой право работать под своим брендом. Но если у компании нет прав на бренд, то и продавать нечего. Нет товарного знака — нет франшизы.
Отдавать деньги за франшизу без товарного знака — это рискованная затея. Если выяснится, что франшиза использует чужое обозначение, то нарушителем окажется не только франчайзер, но и каждый его франчайзи по отдельности. Штрафы и компенсации будет платить каждый, а потом еще и всем вместе придется проводить ребрендинг. Никакой договор с головной компанией не защитит вас, если сама головная компания что-то нарушает.
Товарный знак — это лакмусовая бумажка франшизы. Если у компании нет товарного знака, а компания уже продает франшизу, то нет даже смысла тратить время на общение с ними. Если люди так безответственно относятся к своим правам, то и ко всему остальному бизнесу они, скорее всего, относятся так же.
Но даже если у компании есть товарный знак, это еще не значит, что все автоматически в порядке. Нужно проверять, что там за знак такой на самом деле зарегистрирован и как он действует. А то может быть, они зарегистрировали там одной кучей логотип, название и слоган на трех языках сразу, а в перечне МКТУ у них вместо кафе какие-нибудь пансионы для домашних животных и водолазные колокола — кто знает.
В моей книге об интеллектуальных правах мы подробно разбираем, как проверять франшизный договор и саму франшизу, а в этой отдельной статье поговорим о более тонких деталях: как проверять товарный знак франшизы и где может прятаться подвох.
Регистрация товарного знака действует?
Когда вы покупаете квартиру, продавец показывает вам выписку или свидетельство на нее. Но разве вы поверите бумажкам продавца? Я бы заказал свежую выписку из госреестра, чтобы перепроверить все самому — мало ли что. Так и с товарными знаками.
Это свидетельство на товарный знак было выдано ООО «Парус» в 2017 году
Спустя несколько лет компания передала товарный знак иностранной компании. Эта запись отразилась в Реестре товарных знаков, но свидетельство с указанием ООО «Парус» в качестве правообладателя осталось у нас на руках
Иногда бывает так, что компания регистрирует товарный знак, а потом через десять лет забывает его продлить. Или компания попала в спор — и суд или Роспатент прекратил действие знака досрочно, это может случиться вообще когда угодно.
В выданные свидетельства никаких исправлений не вносят, их не сдают обратно в Роспатент и не уничтожают. Получается, у компании может быть на руках свидетельство на товарный знак с гербовой печатью и подписью руководителя Роспатента, а вот исключительного права на самом деле не будет. Руководство компании может даже не знать об этом.
Мы выиграли дело в Палате по патентным спорам и Суде по интеллектуальным правам: доказали, что товарный знак «Волли Толли» был зарегистрирован незаконно. В результате товарный знак аннулировали. При этом свидетельство на товарный знак у правообладателя никто не изъял — узнать, что товарный знак аннулирован, можно, только если посмотреть в реестр на сайте Роспатента
Чтобы проверить актуальный статус регистрации, нужно зайти в Реестр товарных знаков на сайте ФИПС и найти знак по номеру. Если знак истек или был аннулирован, полностью или частично, запись об этом будет светиться в реестре.
Продавец франшизы и правообладатель товарного знака — это одно и то же лицо?
Франшизная компания может быть многоликой: основатель-ИП, управляющая компания-ООО, а может, и еще несколько лиц. При этом товарный знак, скорее всего, зарегистрирован на кого-то одного из них.
Заключать договор с франчайзи должен либо сам владелец знака, либо компания, получившая от него лицензию с правом выдачи сублицензий. Иначе выходит неловкая ситуация: франшизу продает компания, которая сама не имеет права на товарный знак. Звучит странно, но в жизни такое бывает.
Например, может быть так: некий ИП Петров продает франшизу «Петровские булки», но товарный знак «Петровские булки» принадлежит не ИП Петрову, а ООО «Хлебная франшизная сеть», генеральным директором которой значится этот самый Петров.
Вроде всё резонно: товарным знаком владеет юрлицо, напрямую завязанное на того человека, который предлагает вам франшизу, и даже сам знак образован от его фамилии. Головная компания явно заточена на франшизы, а расчеты с ИП, судя по всему, нужны для оптимизации налогов.
Только вот всё перечисленное не основание для предоставления вам прав на товарный знак. Основания может быть только два: у вас договор с правообладателем знака или с лицензиатом, который получил от правообладателя право давать сублицензии. Всё, другие признаки ни на что не влияют.
Совсем уж махровые мошенники в таких делах встречаются нечасто, куда вероятнее потерять деньги в чужом корпоративном конфликте. Например, перевести деньги ИП Петрову, а потом узнать, что в ООО «Хлебная франшизная сеть» вместо Петрова поставили другого директора и этот новый директор никаких прав вам давать не собирается. А ваши деньги уже у Петрова, и Петров как раз банкротится. В общем, лучше заключайте договоры напрямую с правообладателями — так будет спокойнее.
Сведения о правообладателе можно проверить так же — через Реестр на сайте Роспатента, для этого нужно найти товарный знак по его номеру. Заодно можно посмотреть и действующих лицензиатов — это покупатели франшиз, которым дали право использовать товарный знак и зарегистрировали предоставление такого права в Роспатенте. Вы даже увидите, какие договоры они заключали — концессии или лицензионные, да и некоторые условия этих договоров в Реестре тоже указывают.
Знак совпадает с обозначением, которое используется в бизнесе?
Представьте такую ситуацию. Компания выбрала название, вложила кучу денег в дизайн фирменного стиля, а потом спустя пару лет решила задуматься о регистрации товарного знака. Тут выясняется, что «их» название давно уже зарегистрировано другими людьми. Дальше какой-нибудь горе-юрист предлагает компании «перехитрить» Роспатент: нарисовать пару букв картинками и подать такой ребус на регистрацию. Например, в слове «Отпуск» заменить букву «О» на круг для плавания, и как будто это буква «О».
Если вы читали мою книгу об интеллектуальных правах, вы уже знаете, где подвох. Компания получает свидетельство на товарный знак, но такая регистрация не дает компании ничего, кроме исключительного права именно на этот ребус.
И что получат франчайзи, когда компания начнет продавать франшизу? Право на ребус? А смогут ли они везде использовать ребус вместо нормального названия? Нет, как минимум в текстах на сайте и в соцсетях они будут писать название буквами. А что сделает настоящий правообладатель названия, когда узнает о целой франшизе, которая нарушает его права?
В ту же копилку летят истории, когда компания регистрирует знак «одновременно на русском и английском языке». Это порочная практика: по закону одна заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку. Если компания зарегистрировала одним знаком «ALFA АЛЬФА», то она получает не права на русское и английское написание по отдельности, а право на один знак с затейливым сочетанием слов. Эта регистрация усложняет компании защиту и ставит знак под риск аннулирования за неиспользование.
И, к слову, о неиспользовании. Если компания зарегистрировала логотип как товарный знак, а потом через пару лет нарисовала новый дизайн и с тех пор не использует старый — есть риск, что эту регистрацию могут аннулировать через суд за неиспользование. Для этого понадобится, чтобы кто-то заинтересовался этим знаком и захотел его «снести», но в целом в мире бизнеса это возможно.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, у франчайзера есть два варианта. Первый: зарегистрировать как товарный знак не логотип целиком, а только название — словесный знак. Тогда использовать название можно будет в любой графике. Второй: зарегистрировать новый логотип как еще один товарный знак. Тогда даже если старый знак отменят, то новый продолжит действовать. А вот жить с одним знаком на старый логотип — это точно плохой вариант.
Надежнее всего, когда франчайзи получает право на знак, который будет использоваться в бизнесе точно так, как зарегистрирован. Без всяких старых логотипов, дополнительных слов и ребусов.
Есть ли в товарном знаке неохраняемые элементы?
Допустим, компания запустила доставку еды SuperFood, зарегистрировала товарный знак и продает франшизу. Кажется, что все в порядке, но есть нюанс.
SuperFood в отношении еды не обладает различительной способностью — это же просто описание еды, мол, супереда. Значит, регистрация знака SuperFood защищает только весь логотип в совокупности и никак не защищает само по себе название. Несмотря на регистрацию знака, слово SuperFood в нем будет неохраняемым.
Рисков масса. Если франчайзи откроет SuperFood в своем городе, а завтра через дорогу от него откроется посторонний SuperFood с другим логотипом — франшиза не сможет заставить чужака сменить название. Логотип не скопировали, похожий не нарисовали — значит, не нарушают. И если франчайзи расторгнет договор с SuperFood, он сможет нарисовать себе свой логотип и работать под прежним названием дальше.
Поэтому, перед тем как отдавать деньги за чужой товарный знак, нужно проверить, нет ли в его составе неохраняемых элементов. Для этого нужно найти знак в Реестре Роспатента и заглянуть в поле «Неохраняемые элементы». Если они есть, то в поле будет указано, что именно к ним относится. Если такого поля в регистрации нет, то значит, и таких элементов нет, все охраняется как обычно.
Дискламация словесного обозначения не указывается в свидетельстве на товарный знак, поэтому если вы не проверите знак по Реестру товарных знаков, то есть риск получить права совсем не в том объеме, в котором вы ожидали.
Этот товарный знак защищает только логотип. На само по себе название GOOD FOOD такая регистрация не дает исключительного права. Это значит, что вы можете открыть свое кафе с точно таким же названием, но другой графикой логотипа, и владелец этого товарного знака не сможет вам помешать
Иногда неохраняемые элементы — это какие-нибудь отдельные мелочи на логотипе вроде доменной зоны или отдельных надписей типа «100% natural» или «since 2010». Это не критично — как правило, правообладатели таких знаков и не собирались никому запрещать использовать сами по себе подписи «100% natural» или «since 2010».
Но вот если в неохраняемые элементы знака вынесено само название компании или товара, то получается, что исключительное право на знак не такое исключительное, как кажется. При этом сам продавец франшизы может даже не знать об этой неохраняемости. Ну или говорить, что не знает, — тут уж кто его разберет.
В перечне регистрации знака есть те товары и услуги, которые продает франшиза?
Пример из жизни: пекарня продает франшизу, а в перечне регистрации их товарного знака нет услуг пекарен, есть только сами по себе булки как товар. Но ведь компания не поставляет упакованный хлеб в супермаркеты, у нее же пекарни. А пекарня — это услуга, как кафе или рестораны. Получается, что регистрация знака не распространяется на настоящие услуги компании.
Видимо, пекарня занималась регистрацией сама или доверила дело неопытному человеку — вот и получили знак не на то, на что нужно. А что теперь ей дает такая регистрация? Исключительного права нет, наказать нарушителей нельзя, а вот оказаться нарушителем самому — да запросто.
История с пекарней — настоящая история из нашей практики. Компания зарегистрировала знак на булки, продала семь франшиз, а потом оказалось, что правообладатель знака с таким же названием, только на пекарни, тоже начал продавать франшизы. Когда они нашли друг друга, начался конфликт.
Владельцу булочного знака повезло, что владелец знака на пекарню решил начать только один судебный спор против него. А ведь он мог бы легко добавить еще семь исков, по одному на каждого франчайзи. Ведь франчайзи в таких спорах — нарушители, несмотря на то, что получили право на какой-то там знак. Логика споров такая: сначала отвечает нарушитель, а потом он уже сам разбирается с теми, кто его подставил.
Чем точнее и полнее будут указаны товары и услуги в перечне знака, тем надежнее права. Сравните перечень товаров и услуг в реестре Роспатента с теми товарами, которые продает франшиза. Если что-то не совпадает, от франшизы безопаснее отказаться. Хотя бы до тех пор, пока она не зарегистрирует свой знак по-нормальному.
Сейчас может показаться, что это какое-то буквоедство: ну какая разница, знак на пиццу или на доставку пиццы? И иногда, действительно, в таких нюансах никто не разбирается и работают годами, не зная бед.
Но вот в чем нюанс: какова цена ошибки? Допустим, вы купили франшизу общепита «Фитофуд» и работаете под ней несколько лет. У вас пара кафе, несколько миллионов прибыли в год, всё хорошо. И тут у вас в городе открывается доставка еды Fito-Food — принимают заказы через приложения-агрегаторы. Покупатели думают, что это вы, и начинают массово там заказывать — у вас же отличная репутация.
Вы к франчайзеру: «Что за ерунда?» И выясняется, что остановить нарушителя никак нельзя, потому что их товарный знак действует только на рестораны и запретить другим заниматься доставкой вы не можете. Теперь кто-то будет пользоваться вашим честным именем и многолетним трудом, и в рамках закона вы вряд ли что-то сделаете.
Есть основания для аннулирования товарного знака?
Нечасто, но бывает так, что товарные знаки аннулируют. Сначала Роспатент регистрирует знак, а потом, например, выясняется, что решение о регистрации было принято с нарушением закона. Начинается спор, и в итоге Палата по патентным спорам признает решение недействительным.
Прежде чем платить за право использования знака, для начала полезно проверить, не ошибся ли эксперт Роспатента, когда принимал решение о его регистрации. А потом не помешает проверить и другие основания для аннулирования — их больше, чем оснований для отказа в регистрации.
Например, когда Роспатент проверяет заявку на товарный знак, он в принципе не сравнивает обозначение из заявки с фирменными наименованиями юридических лиц. С коммерческими обозначениями их тоже не сравнивают. А вот с названиями произведений иногда сравнивают, хотя и в большинстве случаев не должны этого делать без прямого обращения правообладателя произведения.
Бывает, предприниматель получает регистрацию товарного знака, а потом спустя несколько лет в Палату по патентным спорам заявляется обиженная компания, название которой воспроизвел этот товарный знак. Если компания сможет доказать, что действительно использует свое название в бизнесе для продажи товаров или услуг из перечня знака, — знак могут аннулировать, полностью или в части. Франчайзи тоже потеряют права.
Звучит неприятно, но скажу честно: аннулирование товарных знаков — это довольно редкая история. Риски невысокие, но они есть, поэтому вам стоит о них знать хотя бы в общих чертах. Как минимум здесь стоит оценить саму по себе регистрацию и поискать в ЕГРЮЛ, нет ли там старых компаний с похожими названиями.
Поискать компании по названиям можно легко и бесплатно в соответствующем разделе на сайте налоговой службы.
Если вы нашли компанию под таким же или похожим названием, нажмите «Получить выписку» и посмотрите коды ОКВЭД этой компании. Если коды ОКВЭД соответствуют тем товарам и услугам, которые реализует франчайзер, нужно разобраться, не использовано ли в его товарном знаке чужое фирменное наименование
Какие еще обозначения использует компания и кому принадлежат права на них?
Допустим, у франшизы кафе есть товарный знак, который защищает название кафе. Знак действует, не аннулирован и не истек, правообладатель правильный, товары и услуги нужные, неохраняемых элементов нет — вроде все правильно. Где еще может скрываться подвох?
В других обозначениях.
Названия товаров, доменов, слоганы — это же все тоже потенциальные товарные знаки. Если у кафе зарегистрирован только логотип с вывески, а в меню у каждого бургера свое выдуманное название — кто знает, кому принадлежат права на эти обозначения? Окей, вывеска не нарушает чужие права. А названия позиций в меню? А слоганы? А все остальное?
Загляните в реестр товарных знаков и посмотрите на товарные знаки какого-нибудь «Макдоналдса» или KFC. Вы увидите там сотни и тысячи регистраций. Например, у «Макдоналдса» зарегистрирован не только товарный знак «Макдоналдс», но и сотни других обозначений, которые компания использует в бизнесе — названия «БигМак», «Биг Тейсти», «Роял ДеЛюкс», «Хэппи Мил», слоганы «То, что я люблю», «Вы, только вы», логотипы и другие товарные знаки.
Получается, прежде чем начать использовать какое-то название в бизнесе, юристы компании проверяют, можно ли это сделать или нельзя, какие есть риски и перспективы. Это помогает компании избежать неприятностей.
В моем понимании, если ты продаешь франшизу, у тебя с правами все должно быть идеально. Люди доверяют франчайзеру свои деньги и свое будущее. На нем лежит огромная ответственность — не подставить этих людей.
По-хорошему франшизная компания должна проверять вместе с юристами каждый товар, каждую вывеску и каждый рекламный макет. Никто не говорит, что нужно заводить тысячи регистраций, как у Макдональдса. Просто смысл в том, чтобы компания разумно использовала обозначения в бизнесе: где-то выбирала уникальные и регистрировала бы их в Роспатенте, где-то специально использовала бы такие названия, которые точно не подлежат регистрации.
Главное, чтобы эти решения были взвешенными и осознанными. А если управление правами на средства индивидуализации в компании заканчивается на «гы-гы-гы, а давай назовем бургер „Душный Джонни“» — я бы не стал покупать у таких людей франшизу. Завтра может оказаться, что «Душный Джонни» — зарегистрированный товарный знак кафе из другого города и всё, приехали.
Бывает, компания работает и зарабатывает, но о товарных знаках узнает, только когда решает запустить продажу франшиз. Получается такая картина: знака еще нет, а франшизу продавать хочется. В такой ситуации можно подать заявку на регистрацию и, не дожидаясь решения Роспатента, заключить франшизный договор. А в договоре написать, мол, франчайзер обязуется в будущем предоставить право на товарный знак, который будет зарегистрирован по заявке номер такой-то. Так можно. Но что, если в регистрации знака откажут? Опасная ситуация.
Предоставление права нужно регистрировать в Роспатенте
Чтобы отношения концессии работали как надо, их надо узаконить — зарегистрировать предоставление права на товарный знак по договору концессии в Роспатенте.
Многие начинающие франшизные сети пренебрегают этой регистрацией. Они рассуждают так: договор подписали, деньги получили, заниматься бумажками некогда, надо работать. Их можно понять.
Но тут поджидает один тонкий момент в Гражданском кодексе: без регистрации в Роспатенте предоставление права на товарный знак считается несостоявшимся. Получается, если партнеры заключили договор, но не зарегистрировали предоставление права, то этого предоставления как будто и не было.
С другой стороны, закон не устанавливает сроков к такой регистрации: можно заключить договор сегодня, а подать документы на регистрацию через год. Роспатент все зарегистрирует как ни в чем ни бывало, никто никого не оштрафует.
Настоящие проблемы прячутся не здесь. Они возникают, если партнеры успели поссориться раньше, чем зарегистрировали концессию в Роспатенте.
Дело в том, что если предоставления права на товарный знак не было, то и их договор и нельзя расценивать как концессию. Неважно, что написано в шапке документа: нет предоставления права на товарный знак, нет и концессии. Получается, судить его по законам концессии нельзя.
Как минимум это означает, что все антиконкурентные оговорки в договоре не работают: запретить заниматься аналогичной деятельностью можно только в концессионных отношениях, а их в тут нет и не было.
Бывают ситуации и посерьезнее. Если франчайзи отдал деньги, а право на товарный знак так и не получил, то он может заставить франчайзера вернуть все выплаченные ему деньги через суд.
Краснодар, 2017 год. Две компании заключили договор коммерческой концессии. Товарного знака на тот момент еще не было: продавец франшизы подал заявку на регистрацию и пообещал предоставить право на знак после того, как он будет зарегистрирован.
За первые полгода работы франчайзи заплатил франчайзеру 500 000 рублей. Потом между сторонами возник конфликт: франчайзи перестал платить и франчайзер подал на него в суд с требованием заплатить 495 тысяч рублей задолженности по роялти.
Суд отказал в иске франчайзеру, назвав сделку ничтожной. Концессию не зарегистрировали, значит, предоставления права не было, поэтому и платить франчайзи ничего не должен.
На этом история не закончилась. Узнав о ничтожности сделки, франчайзи задался вопросом — за что он вообще тогда платил все это время. Теперь уже он пошел в суд и потребовал от франчайзера вернуть выплаченные ему полмиллиона.
Все суды поддержали франчайзи. Деньги, полученные франчайзером, посчитали неосновательным обогащением и заставили франчайзера их вернуть. В итоге получается, что франчайзер пошел взыскивать полмиллиона, а в итоге их взыскали с него самого. Дело А32-36883/2017.
Далеко не все подобные дела заканчиваются в пользу франчайзи. Иногда бывает так, что суды отказывают во взыскании денег. Они приходят к выводу, что франчайзер исполнил свои обязательства, а отсутствие регистрации концессии не мешает работать покупателю франшизы.
Новосибирск, 2021 год. Предприниматель купил франшизу и заплатил паушальный взнос — 150 000 рублей. Спустя год он решил расторгнуть договор, сославшись на то, что франшиза не провела тренинги, не оказывала консультативную поддержку. В качестве формального аргумента он указал на то, что договор концессии Роспатент не зарегистрировал, а значит, и право на товарный знак предоставлено не было.
Суд в иске отказал. Решение мотивировали тем, что истец получил секреты производства и начал использовать их в бизнесе. И отсутствие регистрации концессии в Роспатенте никак не мешало предпринимателю использовать знак в бизнесе. Да и вообще предприниматель имел возможность самостоятельно обратиться в Роспатент за такой регистрацией, но почему-то этого не сделал. Апелляция и кассация решение поддержали. Дело А45-148080/2020.
С другой стороны, такая позиция судов иногда вызывает вопросы. Зачем нужен весь комплекс прав, если права на товарный знак там нет? Право на товарный знак — это сердце концессии. Если без регистрации предоставление права считается несостоявшимся, то как можно говорить о том, что предоставили «весь комплекс прав»? Ведь самого главного права там не было, поэтому уже не «весь».
В общем, если вы думаете, регистрировать вам концессию или нет, — регистрируйте, от греха подальше. Сегодня в спорах по незарегистрированным франшизам вопросов больше, чем ответов.
Краткие выводы:
- Само по себе наличие товарного знака еще не означает, что у продавца франшизы всё в порядке с правами на средства индивидуализации. Нужно проверять.
- Проверьте, не истек ли срок действия товарного знака.
- Убедитесь, что лицо, которое продает вам франшизу, и правообладатель товарного знака — это одно и то же лицо.
- Сравните обозначение, которое использует компания в бизнесе, и обозначение, которое зарегистрировано как товарный знак. Они должны совпадать.
- Сопоставьте товары и услуги зарегистрированного знака и продукт, который в действительности реализует компания. Они также должны совпадать.
- Выясните по реестру товарных знаков, не продискламировано ли название компании, если ее знак зарегистрирован как комбинированный.
- Проверьте законность регистрации товарного знака: посмотрите в реестрах товарных знаков и ЕГРЮЛ, нет ли похожих обозначений, появившихся до регистрации знака франчайзера.
- Уточните, какие еще обозначения использует компания в бизнесе, и проверьте, зарегистрированы ли они в качестве товарных знаков.
- Если по результатам всех проверок вы точно уверены, что франшизу стоит покупать, обязательно зарегистрируйте в Роспатенте предоставление вам права использования товарного знака.
