Международная регистрация товарного знака в Евросоюзе, СНГ, США, Канаде и других странах

Никакого «всемирного свидетельства на товарный знак» нет. В каждой стране есть свое патентное ведомство, которое принимает решение о регистрации товарного знака именно в этой стране. У нас есть только международная процедура, которая помогает упростить регистрацию товарного знака в нескольких странах.

Если раньше заявку подавали в каждую страну по отдельности, то сейчас есть возможность подать единую международную заявку с помощью процедуры, предусмотренной Мадридским соглашением. Мы централизованно подаем международную заявку в ВОИС, а далее ВОИС рассылает информацию в патентные ведомства. Каждое ведомство принимает решение о регистрации, и решение одного из ведомств не влияет на решение другого.

По итогам международной регистрации мы получаем не единое международное свидетельство на товарный знак, а международную регистрацию заявки и зарегистрированные права в каждой отдельно взятой стране.

Срок регистрации товарного знака за рубежом нормативно зафиксирован как год или полтора года, если страна делала соответствующую оговорку, предусмотренную Мадридским соглашением. 

Работает это так: мы подаем международную заявку, она регистрируется в международном бюро, и далее с этого момента начинает отсчитываться срок, в который иностранное патентное ведомство должно прислать уведомление об отказе в регистрации, если оно посчитают, что основания есть. Если же ведомство не успевает прислать такое уведомление в срок, значит знак считается зарегистрированным, а правовая охрана ему — предоставленной. 

Формат международной процедуры регистрации несколько отличается от того порядка, который мы привыкли видеть в России. Получающее патентное ведомство проводит экспертизу, Кто-то присылает нам решение о регистрации раньше этого нормативного срока, соответственно мы узнаем раньше о том, что регистрация состоялась. Кто-то ничего не присылает, и тогда по истечении года ВОИС фиксирует факт предоставления правовой охраны товарному знаку. Есть ведомства, которые не успевают за сроками, есть ведомства, которые в принципе проводят экспертизу, но ВОИС не уведомляют о факте проведения экспертизы, и результат получается тот же самый. 

Иногда срок регистрации может оказаться дольше, если с регистрации товарного знака за рубежом возникают споры с местными правообладателями или местным патентным ведомством. 

Например, регистрация товарного знака в ЕС иногда осложняется протестом против регистрации товарного знака от местных европейских компаний. Эти компании регулярно мониторят заявки на товарные знаки, и если они посчитают, что какое-то из заявленных обозначений нарушает их права, они присылают протест против регистрации. 

Далее начинается делопроизводство, аналогичное нашему делопроизводству в Палате по патентным спорам. Оно может длиться от 3-4 месяцев до года. И по его итогам мы получим финальное решение о том, что товарный знак зарегистрирован или не зарегистрирован.

Когда мы говорим о международной регистрации товарного знака, то мы говорим о двух задачах: первая — зарегистрировать товарный знак в России, вторая — подать международную заявку и провести полное делопроизводство по ней. 

Что касается российской регистрации: процедура ничем не отличается от обычной российской регистрации. При этом нужно учитывать дальнейший выход за рубеж в части выбора самого обозначения и перечня МКТУ (товаров и услуг). При этом классы МКТУ могут не совпадать в российской заявке и в международной. 

Стоимость международной регистрации складывается из стоимости госпошлин и услуг поверенного, который готовит и подает заявку. На этом этапе нам нужно определиться с перечнем товаров и услуг, с которым мы выходим на международную регистрацию. Дальше необходимо подготовить заявительные документы, пройти формальную экспертизу Роспатента, после чего заявка попадает в ВОИС. Оттуда заявка расходится по разным странам, и наша задача контролировать делопроизводство на каждом этапе. 

Мы получаем уведомление от ВОИС, от других национальных ведомств. Дальше мы эти запросы переводим, консультируем наших доверителей касательно правового значения этих запросов. Если требуются наши ответы и мы можем ответить на них самостоятельно, то мы отвечаем. В том случае, если запрос присылает страна, где для ответа на запрос требуется участие местного патентного поверенного, то мы находим контакты этого поверенного. Мы достаточно давно работаем с иностранными патентными поверенными, эти партнерские отношения позволяют обеспечивать нашим доверителям приемлемые цены и сроки на услуги иностранных коллег. 

Также мы помогаем в управлении проектом по международной регистрации вплоть до завершения делопроизводства в каждой отдельно взятой стране.

Размер государственных пошлин при международной регистрации товарного знака зависит от выбранного способа регистрации, от количества выбранных стран, от количества классов МКТУ товарного знака т.к. за каждую страну и класс добавляется дополнительная пошлина. К этим деньгам добавляются пошлины за международную заявку и за ее пересылку в ВОИС. Пошлина платится в швейцарских франках на швейцарский счет ВОИС. 

Предварительно посчитать пошлину можно с помощью калькулятора. Нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов и страны. Затем нажмите «Calculate». Или же вы можете связаться с нами, чтобы мы рассчитали размер госпошлин для регистрации вашего товарного знака.

Чтобы заранее прогнозировать перспективы регистрации обозначения в другой стране, нужно провести предварительную проверку обозначения на предмет возможности регистрации. Как это сделать?

Перед подачей заявки мы проверяем обозначение по международному реестру товарных знаков. В этом реестре есть как и международные регистрации, действующие на отдельные страны, так и ряд национальных патентных ведомств, которые передают информацию о тех товарных знаках, зарегистрированных в этих странах по национальной процедуре. В большинстве случаев этой проверки достаточно.

Вместе с тем, стоит учитывать, что в каждой стране есть свои основания для отказа. И наличие зарегистрированных сходных или тождественных знаков — это далеко не единственное основание для отказа. Например, в России таких оснований больше 20. Соответственно, при регистрации товарного знака за рубежом есть два принципиально разных подхода.

Первый подход заключается в том, что компания выбирает несколько стран, принципиально важных для своей деятельности, и дальше мы обращаемся к местному патентному поверенному, чтобы он провел предварительную проверку с учетом местного законодательства. Такой вариант подходит в том случае, если у компании есть необходимость регистрации обозначения в нескольких странах, и есть бюджет для оплаты услуг иностранного патентного поверенного. Причем стоит отметить, что стоимость услуг иностранного поверенного по проверке знака, как правило, существенно выше, чем аналогичные услуги российских патентных поверенных по российским товарным знакам. Но в большинстве случаев такой подход, особенно если выбрано много стран для будущей регистрации, не является рациональным.

Суть второго подхода заключается в том, что мы проводим проверку по международной базе товарных знаков и дальше заявляем обозначение на регистрацию. Некоторые страны принимают решение о регистрации, не присылая никаких запросов, в каких-то странах начинаются споры с местными компаниями, какие-то страны могут и вовсе отказать в регистрации. То есть, дальше все решается ситуативно. Как правило, такой вариант подходит в том случае, если заявитель не готов менять свое обозначение. Как правило, мы на основе российской заявки подаем международную заявку, а дальше уже разбираемся по каждой стране в отдельности. Где-то знак регистрируют, где-то мы будем подавать национальную заявку и так далее.

Товарный знак предназначен для индивидуализации товаров и услуг. Соответственно, когда мы выбираем страны для регистрации товарного знака, мы должны исходить из того, какие у компании коммерческие интересы по дальнейшей реализации продукта, который будет маркироваться их брендом.

Таким образом, стоит выбирать те страны, в которых компания планирует продавать продукцию в ближайшее время под своим брендом в перспективе 3-5 лет.

Существует несколько вариантов оплаты пошлины. Первый вариант: платить пошлины в инициативном порядке при подаче международной заявки. Второй вариант: подать международную заявку и примерно в течение месяца получить от ВОИС запрос на оплату патентных пошлин.

Мы рекомендуем использовать второй вариант, потому чтопри таком варианте оплаты пошлин ВОИС присылает нам уведомление, в котором указывает актуальные реквизиты для начисления пошлины. Соответственно, если в первом случае мы должны платить пошлину на счет иностранной организации с расчетного счета своей компании, то во втором варианте у нас появляется возможность заплатить пошлины с карточки банка на сайте ВОИС: мы знаем назначение платежа. Такой вариант проще, удобнее, и не требует участия бухгалтерии.

При этом, несмотря на текущую геополитическую обстановку и осложнения с международными переводами с учетом санкций, у нас есть возможность заплатить международную пошлину за регистрацию товарного знака за рубежом.

Все зависит от тех задач, которые стоят перед предпринимателем. На первый взгляд может показаться, что чем быстрее подать международную заявку, тем лучше. И большинство юристов этим пользуются: в компанию обращается заявитель, который хочет зарегистрировать товарный знак за рубежом, и юристы сразу же предлагают подать ему и российскую заявку, и международную заявку, чтобы как можно быстрее получить оплату своих услуг.

Мы настоятельно рекомендуем не подавать международную заявку, пока ваш товарный знак не будет зарегистрирован в России или хотя бы Роспатент не выдаст решение о регистрации.

Первые пять лет международная заявка считается зависимой от национальной. Если подать заявку в Роспатент, следом за этим сразу международную, а потом Роспатент откажет в регистрации знака в России, то и мадридская заявка на ее основе практически сгорит, а потраченные на нее деньги скорее всего пропадут зря. Да, в некоторых странах ее можно будет перевести международную заявку на национальные, но эта процедура не везде может увенчаться успехом. Кроме того, возникает вопрос, нужна ли в принципе международная заявка, если в своей собственной стране, где у компании представлены основные интересы, не получилось добиться регистрации.

Вместо того, чтобы торопиться и подавать сразу и российскую, и международную заявку, лучше сначала подать российскую заявку, оперативно оплатить пошлины и провести делопроизводство, получить решение о регистрации, а после этого подать международную заявку и воспользоваться правом приоритета.

Что это такое? Если подать заявку в России, а потом не позже чем через полгода подать заявку на этот же знак в другую страну, то мы можем попросить эту страну считать, будто мы подали им заявку в тот же день, что и в России.

У всех заявок, поданных за эти полгода, может быть одна и та же дата приоритета. Даже если за время между подачей российской и международной заявки в этой стране кто-то другой подаст заявку на похожий знак, ему откажут, потому что приоритет по вашей заявке будет определяться не по дате подачи международной заявки, а по российской.

Иногда бывают ситуации, когда действительно имеет смысл подавать международную заявку вместе с подачей российской заявки. Возможность защищать свои права и в большинстве стран возникает уже после регистрации. Поэтому в тех случаях, когда нам требуется как можно более быстрое наступление даты, с которой начинается сама правовая охрана, нам имеет смысл подавать международную заявку чем раньше, тем лучше.

Но если у предпринимателя нет необходимости получить именно зарегистрированный знак как можно быстрее, и есть время подождать решения российского патентного ведомства, то для предпринимателя выгоднее сначала подать российскую заявку, и дождавшись решения о регистрации, подавать заявку иностранную.

Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных. место нескольких национальных заявок мы подаем одну, и пользоваться услугами иностранных патентных поверенных для подачи заявки нам не придется.

К национальной процедуре компании прибегают в том случае, если нужно зарегистрировать товарный знак в одной зарубежной стране, например, в Казахстане. Второй вариант — если нужно зарегистрировать товарный знак в той стране, которая не участвует в Мадридской системе, как, например, у нас было несколько лет назад при регистрации товарного знака в Канаде.

Таким образом, по собственной воле национальные заявки подают только когда нужна всего одна конкретная страна и в ближайшие несколько лет расширения не предвидится. Это упрощает и удешевляет дальнейшую работу с товарным знаком — распоряжение им и расширение на новые страны.

Да, можно. При подаче первой международной заявки компания, как правило, не знает еще все страны, в которых будет продаваться ее продукция. Допустим, компания подала международную заявку на страны СНГ и Европы, а спустя два года решила выйти на рынок Азии. Не нужно подавать новую международную заявку через Роспатент, предусмотрена отдельная процедура, которая называется территориальное расширение.

Ее смысл в том, что мы подаем в ВОИС запрос на расширение действия товарного знака, а дальше каждое ведомство проверяет заявку и дает решение о регистрации. Плюс в том, что пошлина будет существенно меньше, чем пошлина за подачу новой заявки. Поэтому если вы хотите расширить действие вашего товарного знака на новые страны, то правильно будет подать заявление на территориальное расширение.

Представьте ситуацию: есть российская компания, которая сегодня подала заявку на регистрацию товарного знака. Через пять месяцев эта же компания подает международную заявку в страны ЕС. Но спустя еще какое-то время выясняется, что между подачей российской заявки и международной какая-то другая иностранная компания подала заявку на сходное обозначение. Кто из них прав и кому зарегистрируют товарный знак?

При прочих равных товарный знак зарегистрируют российской компании, потому что она воспользуется конвенционным приоритетом. Что это значит?

Если подать заявку в России, а потом не позже чем через полгода подать заявку на этот же знак в другую страну, то мы можем попросить эту страну считать, будто мы подали им заявку в тот же день, что и в России. У всех заявок, поданных за эти полгода, может быть одна и та же дата приоритета. Даже если за время между подачей российской и международной заявки в этой стране кто-то другой подаст заявку на похожий знак, ему откажут, потому что приоритет по вашей заявке будет определяться не по дате подачи международной заявки, а по российской.

Но если же эти полгода истекли, то тогда дата приоритета мадридской заявки будет равна дате ее подачи в национальное патентное ведомство. Поэтому лучше подавать международную заявку до истечения полугода с даты подачи российской заявки, это уменьшает вероятность противопоставления сходных знаков, которые были поданы на регистрацию после подачи первой национальной заявки.

Да, зарегистрировать товарный знак на весь мир можно, но этим пользуются, как правило, очень крупные компании. В основном, большинство предпринимателей регистрируют товарный знак за рубежом только в тех странах, которые их интересуют в ближайшей перспективе.

Дело в том, что пошлина считается по каждой стране отдельно. Каждая новая страна, которая добавляется к международной заявке, увеличивает размер пошлины. Если рассчитать сумму пошлины для одного класса МКТУ на товарный знак на все страны Мадридского соглашения, то получится пошлина около 1,5 млн рублей. Соответственно, мало кто из начинающих и средних по сегменту бизнеса компаний и предпринимателей готовы к таким вложениям в защиту своих товарных знаков. Кроме того, необходимости в регистрации товарного знака на весь мир, как правило, тоже нет.

На сегодняшний день в 2022 году в Мадридском соглашении участвуют более 120 стран. В частности, это все страны СНГ, страны ЕС, азиатские страны, США и другие. Полный перечень стран-участниц можно найти на сайте ВОИС. 

В Мадридское соглашение страны вступают каждый год. Раньше, до 2019 года, Канада не входила в Мадридское соглашение, и когда нам нужно было регистрировать товарный знак в Канаде, мы подавали знак на регистрацию по национальной процедуре. Сейчас Канада вошла в Мадридское соглашение. Аналогичная история с Арабскими Эмиратами — они вошли в Мадридскую систему в 2022 году. Таким образом, каждый год перечень стран расширяется.

Когда мы подаем заявку по национальной процедуре, это значит, что мы подаем заявку в патентное ведомство отдельно взятой страны. Мы должны заполнить местную форму заявления, подать его по местным законам, заплатить пошлину в их валюте и вести все делопроизводство на их языке. Каждое производство идет по своим правилам и срокам, за каждым нужно следить.

В большинстве стран подать национальную заявку можно только через местных патентных поверенных. Иностранные граждане не имеют права общаться с патентным ведомством напрямую: если в документах заявки не указан представителем местный поверенный, то заявку просто не примут.

Мадридская система нужна для того, чтобы упростить процедуру регистрации товарного знака в нескольких странах. Работает она следующим образом: вместо того, чтобы как по национальной процедуре, подавать в каждую страну отдельную заявку, мы подаем единую заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), и оттуда ВОИС самостоятельно рассылает заявки по нужным странам. Это проще, потому что заявка подается одна, на одном языке, а дальше патентные ведомства сами заявки принимают. Дальнейшее делопроизводство также идет через ВОИС: централизованное управление продлением прав, управление лицензиями, отчуждениями, и так далее. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности. Секретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Женеве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90 стран. В настоящее время членами ВОИС являются 193 государства.

Секретариат ВОИС или Международное бюро расположен в Женеве и имеет штатных сотрудников, представляющих более 90 стран. В настоящее время членами ВОИС являются 193 государства.

ВОИС определяет интеллектуальную собственность как результат конкретной творческой деятельности человека. Она охватывает два основных раздела:

• промышленную собственность: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, коллективные знаки, знаки обслуживания;
• авторское право: литературные, музыкальные, художественные, фотографические, кинематографические и другие произведения.

Чтобы упростить регистрацию и управление, еще в конце девятнадцатого века была создана система международной регистрации товарных знаков. Дипломаты нескольких стран подписали Мадридское соглашение, чтобы договориться об общей процедуре подачи заявок на товарные знаки.

С тех пор к Мадридской системе присоединилось больше 120 стран, в том числе и Россия, все европейские страны, США, Беларусь, Узбекистан и другие страны СНГ, Азия, страны Африки и даже Мозамбик и Лихтенштейн.

Международных свидетельств в Мадридской системе по-прежнему не выдают, но сама процедура стала централизованной. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, и они есть в Мадридском соглашении, то вам, вероятнее, будет выгоднее воспользоваться именно этой процедурой вместо того, чтобы подавать отдельные заявки. Подается одна международная заявка через Роспатент в ВОИС, а ВОИС уже самостоятельно рассылает заявку в выбранные для регистрации страны. В дальнейшем каждая страна самостоятельно принимает решение о регистрации вашего товарного знака.

Как правило, большинство компаний пользуются мадридской системой и не работают с отдельными национальными заявками. Если компания регистрирует знак хотя бы на 3-4 страны, международная процедура будет дешевле, быстрее и проще нескольких национальных.

Однако бывают такие ситуации, когда использовать процедуру, предусмотренную Мадридским соглашением невыгодно или невозможно. Регистрация товарного знака по процедуре Мадридского соглашения может стать нерациональной тратой времени и денег в том случае, если нужна регистрация товарного знака за рубежом в одной-двух странах. В таком случае может получиться так, что национальные пошлины, если подавать заявку напрямую, в 2-3 раза меньше, чем пошлины ВОИС.

Также в мадридской системе все еще не участвуют некоторые крупные страны. Если среди нужных предпринимателю попадаются такие страны, то приходится подавать отдельно международную заявку на одни страны и отдельно несколько национальных заявок в эти особенные страны. 

Для подачи международной заявки на регистрацию товарного знака есть главное обязательное требование: заявка должна основываться либо на базовой национальной регистрации, либо на базовой национальной заявке. Соответственно, в любом случае, независимо от того, планируете ли вы продавать продукцию в России или нет, у вас будет национальная подача базовой заявки в своей стране, и дальше уже с этой заявкой вы будете выходить на международную регистрацию.

Даже если вы не собираетесь использовать товарный знак в России, мы рекомендуем выбрать именно российское патентное ведомство как ведомство для предоставления правовой охраны национальной заявке. Распространены случаи, когда иностранные компании хотят зарегистрировать товарный знак за рубежом, и российские патентные поверенные помогают им использовать российскую правовую зону в качестве плацдарма для подачи будущей национальной заявки.

Это связано с тем, что процедура регистрации товарного знака за рубежом на порядок дороже, чем в России: одна только проверка обозначения стоит чуть ли не вдвое дороже, чем вся регистрация в России. Иностранные специалисты редко работают «под ключ», им приходится платить за каждую отдельную бумажку. Часто встречается и почасовая оплата. Поэтому когда в дело вступает иностранный юрист, заранее неизвестно, во сколько обойдется вся регистрация.

Например, в нашей практике были случаи, когда к нам обращались предприниматели из Европы и рассказывали, что они хотят зарегистрировать товарный знак в своей стране, но услуги местных поверенных даже по проверке обозначения стоят несоразмерно дорого. Поэтому дешевле зарегистрировать товарный знак в России и потом выйти, например, на Германию и весь Евросоюз, нежели чем подавать заявку напрямую в Евросоюз даже без международной регистрации.

Кроме того, при подаче международной заявки нужно учитывать, в какой стране находится сам заявитель. Если вы находитесь в России, то для вас основной и главный вариант — подавать национальную заявку в России, и потом подавать международную заявку. Даже если вы не планируете использовать свой товарный знак в России в ближайшее время, мы рекомендуем начать с российской заявки.

Во всем мире действует больше 15 млн зарегистрированных товарных знаков. С большой долей вероятности выбранное вами обозначение уже занято в каких-то странах для интересующих вас товаров и услуг. С этой проблемой сталкиваются не только начинающие предприниматели, но даже крупные компании.

Наверняка вы слышали истории про то, как одни и те же товары в разных странах продаются под разными брендами. Например, кафе «Burger King» в Австралии называется «Hungry Jack’s»; зубная паста «Blend-a-med» называется так только в России и еще в нескольких странах, а для всего остального мира она «Crest»; дезодорант «Rexona» в Японии называется «Rexena», в Англии — «Sure», в Канаде и США — «Degree»; а «Мистера Пропера» вообще чуть ли не в каждой стране зовут по-разному.

Иногда такие истории объясняются желанием маркетологов компании адаптировать бренд под местный рынок, но еще больше ситуаций, когда компания вынуждена создавать новый бренд из-за ситуации с товарными знаками. Тот же самый «Burger King» — когда компанию открывали в Америке, никто не думал, что спустя 20 лет компания разрастется франшизой до Австралии, а там это название окажется занято местным предпринимателем. В итоге франшиза была запущена под другим обозначением во избежание судебных споров.

Соответственно, после того, как процедура делопроизводства по международной заявке завершится, мы узнаем, в каких странах товарный знак зарегистрирован, а в каких странах нам отказали. Тогда уже ситуативно по части стран сформируется дополнительный бренд. Мы подберем другой вариант названия, проверим его прицельно на те страны, где был первоначальный отказ, и зарегистрируем его с учетом доработки.